All Posts By

Aleksandra Modzelewska

patenty własność przemysłowa

Terminy przedawnienia roszczeń twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

29 sierpnia 2018

Dla każdego twórcy rozwiązań wynalazczych istotną kwestię stanowi możliwość pozyskania w przyszłości stosownego wynagrodzenia, które odzwierciedlałoby rzeczywiście poniesiony wkład pracy własnej w stworzenie innowacji. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia za każdym razem, gdy uprawnienia twórcy w zakresie stworzonego wynalazku są ustawowo ograniczane, nawet pomimo samodzielnego zrealizowania pomysłu wynalazczego. Przykładem takiego ograniczenia palety uprawnień twórców są tzw. wynalazki pracownicze, wobec których pracodawca może – pod pewnymi warunkami – uzyskać uprawnienia do zgłoszenia patentu.

Prawo do wynagrodzenia

Pomimo utraty przez twórcę prawa do zgłoszenia wynalazku w celu jego opatentowania (a co za tym idzie, jego dalszej komercjalizacji), nadal – zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP[1] – przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku przez uprawnionego w ten sposób pracodawcę. I tak, zasady kształtowania wynagrodzenia mogą być formułowane przez strony umownie (np. w ramach umowy o pracę) albo bezpośrednio wynikać z art. 22 ust. 2 PWP, zgodnie z którym:

Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsiębiorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowniczych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Przysługujące twórcy wynagrodzenie może być mu wypłacone w całości bądź w części, przy czym – zgodnie z art. 22 ust. 4 PWP – całość wynagrodzenia (albo jego pierwszą część) wypłaca się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku przez pracodawcę. Pozostałe części wynagrodzenia powinny być z kolei wypłacane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy po upływie każdego roku, jednak w okresie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania pierwszych korzyści przez pracodawcę.

Terminy przedawnienia świadczeń o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku

Jak więc kształtują się terminy przedawnienia roszczeń o świadczenia z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku? W tym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ogólne kodeksu cywilnego, w tym niedawno znowelizowany art. 118 KC. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem, termin przedawnienia roszczeń wynosi co do zasady 6 lat (przed nowelizacją, która weszła w życie 09.07.2018 r., był to okres 10-letni[2]), natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

Wobec brzmienia art. 118 KC in fine, w praktyce pojawiły się pewne problemy z ustaleniem charakteru świadczenia w postaci wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, które wypłacane jest twórcy częściami, a co za tym idzie z określeniem terminu jego przedawnienia.

Nad problemem tym pochylił się Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 24.01.2018 r. -w sprawie o sygn. I PK 107/17 – wskazywał, że roszczenie twórcy o wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku wypłacanego częściami, nie może być świadczeniem okresowym. Jak zaznaczył skład sędziowski w komentowanym wyroku, tego rodzaju świadczenia charakteryzują się tym, że i) ich przedmiotem są pieniądze lub rzeczy oznaczone rodzajowo, ii) są one przekazywane przez dłużnika drugiej stronie zobowiązania w regularnych odstępach czasu, w ramach jednego stosunku prawnego, iii) przy czym te jednorazowe świadczenia mają charakter samoistny, tzn. nie stanową części jednego, większego świadczenia.

Stąd też wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, które jest pokrywane częściami, nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 in fine KC. Poszczególne, częściowe wpłaty dokonywane na rzecz twórcy składają się bowiem na określoną w sposób kompleksowy całość i są dokonywane na poczet jednego, większego świadczenia. Wobec tego świadczenie z art. 22 PWP przedawnia się z upływem 6 lat (warte przy tym odnotowania jest, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13.04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw, do roszczeń powstałych i nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy nowe).

Przypisy:

[1] Zgodnie z art. 22 ust. 1 PWP, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.

[2] http://prawobiznesu.com/projektowane-zmiany-terminu-przedawnienia-roszczen/

0 Komentarzy
własność przemysłowa znaki towarowe

Oznaczenie „France.com” nie może być zarejestrowane jako unijny znak towarowy

4 lipca 2018
znak towarowy

Stan faktyczny

W dniu 08.08.2014 r. do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej jako: „EUIPO”) wpłynął wniosek o rejestrację słowno-graficznego oznaczenia „france.com”. Oznaczenie te zostało zgłoszone dla sygnowania nim usług świadczonych w zakresie reklamy, a dokładniej promocji i marketingu, podróży, informacji turystycznej, publikacji online.

znak towarowy

Swój sprzeciw wobec rejestracji ww. oznaczenia, w dniu 15.12.2014 r. wniosła Francja, powołując się na swój wcześniejszy, zarejestrowany słowno-graficzny znak unijny:

znak towarowy

Znak towarowy, który Francja przywołała w swoim sprzeciwie został zgłoszony m.in. dla usług w zakresie reklamy, promocji osób trzecich, public relations, publikacji tekstów, publikacji książek elektronicznych i dzienników online.

EUIPO ostatecznie odmówiło rejestracji oznaczeniu „France.com”

EUIPO dokonało rejestracji znaku „France.com”, by następnie – na skutek odwołania Francji – stwierdzić nieważność pierwotnej decyzji i w konsekwencji odmówić spornemu oznaczeniu zdolności rejestracyjnej, z uwagi na stwarzane przez nie podobieństwo do wcześniejszego, unijnego znaku znak towarowy. Od finalnej decyzji Urzędu, uprawniony wniósł do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie jej nieważności.

Wyrok Sądu UE

Wyrokiem z dnia 26.06.2018 r. Sąd UE w sprawie T-71/17 utrzymał finalną decyzję Urzędu w mocy. W uzasadnieniu tego orzeczenia przypomniano m.in., że proces porównywania kolidujących ze sobą oznaczeń powinien być przeprowadzany całościowo, a więc koniecznym jest w szczególności uwzględnienie ogólnego wrażenia wywieranego przez te znaki. W tym zakresie istotne jest zestawienie ich elementów dominujących i dystynktywnych (odróżniających).

W tym duchu Sąd UE wskazał, że  znak towarowy  oraz  znak towarowy są podobne do siebie, lub nawet niemal identyczne pod względem:

  • fonetycznym – porównywane oznaczenia zawierają wspólny element słowny „france”. Z kolei, jak słusznie zauważył Sąd UE, element „com” dla spornego oznaczenia będzie zasadniczo przez konsumentów traktowany jako wskazanie domeny internetowej. Wobec tego, zdolność odróżniająca dodatkowego elementu słownego „com” będzie znikoma;
  • koncepcyjnym – porównywane oznaczenia zawierają wspólny element słowny „France”, tj. jednoznacznie kojarzący się z Republiką Francuską. Dodatkowo, oba kolidujące znaki odwołują się do jednego ze znanych symboli tego kraju, tj. wieży Eiffela. Co więcej, odwołują się one do kolorów flagi francuskiej, tj. czerwonego, białego, niebieskiego.

Szczególnie wysoki stopień podobieństwa porównywanych oznaczeń na ww. płaszczyznach oraz fakt, że służą one do oznaczania identycznych lub podobnych usług, przemawia – zdaniem Sądu UE – za wprowadzającym w błąd charakterem oznaczenia znak towarowy. Stąd też, sporne oznaczenie nie powinno być zarejestrowane jako unijny znak towarowy.

Opisywane orzeczenie wpisuje się w dotychczasową praktykę orzeczniczą sądów unijnych w przedmiocie badania podobieństwa potencjalnie kolidujących ze sobą oznaczeń. Z aprobatą więc należy ocenić konsekwentność, z jaką Sąd UE implementuje wypracowane w tym zakresie tezy, zasady i doświadczenia.

0 Komentarzy
nieuczciwe praktyki rynkowe ochrona konsumentów własność przemysłowa znaki towarowe

Równoległe paski na butach tylko dla Adidasa

19 czerwca 2018
znaki renomowane

Renomowanym znakom towarowym, jako oznaczeniom powszechnie znanym i cieszącym się dobrą opinią wśród konsumentów na całym świecie, zapewnia się wyższy poziom ochrony prawnej. Przekonała się o tym spółka Shoe Branding Europe BVBA, której odmówiono rejestracji unijnych znaków towarowych w odniesieniu do obuwia oraz obuwia ochronnego, wykorzystującego motyw dwóch równoległych pasków.

Stan faktyczny

Wspomniana spółka, Shoe Branding Europe BVBA, w dniach 01.07.2009 r. oraz 08.12.2011 r. złożyła przed EUIPO (wcześniej: OHIM) wnioski o rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych odpowiednio dla „obuwia” i „obuwia ochronnego”.

shoe branding europe

Zgłoszenia te zostały następnie opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych, prowadzonym przez EUIPO, w dniu 14.06.2010 r. oraz 26.03.2012 r. Dzięki temu osoby trzecie mogły zapoznać się ze zgłoszeniami.

Informacje o planowanej rejestracji obu ww. oznaczeń powzięła między innymi niemiecka spółka adidas AG – światowy i powszechnie znany potentat rynku obuwniczego. Adidas, w roli interwenienta ubocznego, zgłosił stosowne w tym zakresie sprzeciwy – odpowiednio w dniach: 13.09.2010 r. oraz 29.05.2012 r.

Oba ww. sprzeciwy, wobec oznaczeń Shoe Branding Europe, zostały oparte między innymi na wcześniej zarejestrowanym unijnym znaku towarowym, składającym się z trzech równoległych pasków o tej samej szerokości umieszczonych na zewnętrznej powierzchni buta.

Zdaniem EUIPO istniało ryzyko, że właściwy krąg odbiorców (nabywców obuwia) dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami, wobec czego używanie zgłoszonych przez Shoe Branding Europe oznaczeń powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku, zarejestrowanego na rzecz adidas.

Decyzje te zostały przez Shoe Branding Europe zaskarżone, jako sprzeczne z przepisami rozporządzeń unijnych, co powinno przesądzać o ich nieważności.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Wyrokiem z dnia 01.03.2018 r. Sąd Unii Europejskiej, rozpoznający ww. skargi Shoe Branding Europe, utrzymał obie decyzje EUIPO w mocy (sprawy połączone: T-629/16 i T-85/16). Zdaniem Sądu, argumentacja Urzędu ds. Własności Intelektualnej w całości zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd zaznaczył, że w trakcie postępowania przed EUIPO adidas dostarczył wystarczających dowodów do przyjęcia renomy znaku wcześniejszego. Niemiecka spółka przedstawiła między innymi wyniki z sondaży opinii publicznej, przeprowadzonych w trzynastu krajach Unii Europejskiej, które wskazywały na dużą znajomość znaku towarowego w postaci trzech równoległych pasków umieszczanych na butach wśród konsumentów. Sąd za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy przyjął także dowody z orzeczeń krajowych, w których sądy powszechne stwierdzały istnienie renomy wcześniejszego znaku towarowego, jak również dane dotyczące wysokości obrotów oraz nakładów na marketing i promocję oznaczenia adidas. Na tej podstawie Sąd uznał, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą wśród docelowej grupy odbiorców na znacznym obszarze UE.

Wobec powyższego w uzasadnieniu wyroku wskazano, że EUIPO w sposób prawidłowy przyjęło, iż w niniejszej sprawie (i) istniało rzeczywiste prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego adidas oraz (ii) że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych przez siebie oznaczeń.

Czym są znaki renomowane?

Zarówno decyzje EUIPO, jak i omawiane orzeczenia Sądu Unii Europejskiej wpisują się w dotychczasową praktykę orzeczniczą, kształtującą szeroki zakres ochrony unijnych renomowanych znaków towarowych. Stwierdzenie naruszenia praw do tego rodzaju oznaczeń jest bowiem możliwe po wykazaniu, iż:

  • znak późniejszy (zgłoszony do rejestracji) jest podobny lub identyczny do znaku renomowanego,
  • używanie znaku późniejszego bez uzasadnionego powodu przynosiłoby zgłaszającemu nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku renomowanego,
  • nie jest przy tym ważne, dla jakiego rodzaju towarów i/lub usług znak późniejszy został zgłoszony.

Przyznanie znakom renomowanym tak szerokiego zakresu ochrony wynika przede wszystkim z mocnej pozycji marketingowej i siły przyciągania takiego oznaczenia. Znaki renomowane są szczególnie narażone na ich bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie – w szczególności poprzez wytworzenie z nimi skojarzeń, co może prowadzić do uszczuplenia odróżniającego charakteru, a przy istotnej skali naruszeń, do deprecjacji renomowanego oznaczenia. Z aprobatą należy więc przyjąć kolejne wyroki / decyzje organów unijnych, które umacniają dotychczasową praktykę orzeczniczą, przyznającą znakom renomowanym szeroki zakres ochrony.

0 Komentarzy
nieuczciwa konkurencja ochrona konsumentów

Niemiecki sąd: piwa nie można reklamować jako „zdrowego”

29 maja 2018

Wyrokiem z dnia 17.05.2018 r. niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Karlsruhe (niem. Bundesgerichtshof; dalej jako: „BGH”) zakazał spółce Brauerei Clemens Härle KG reklamowania produkowanego przez ten podmiot piwa  wyrażeniem „bekömmlich” (niem. zdrowy, korzystny). Zdaniem BGH, tego rodzaju reklama jest niedozwolona z punktu widzenia prawa unijnego, bowiem wprowadza konsumentów w błąd co do braku negatywnych właściwości piwa na zdrowie człowieka.

Stan faktyczny

Browar Härle od lat trzydziestych ubiegłego wieku, reklamując produkowane przez siebie piwa, używa sloganu „Wohl bekomms!”, co w polskim przekładzie oznacza równie popularne „Na zdrowie!”. Co więcej, pozwana spółka niektóre z oferowanych piw reklamuje mianem „bekömmlich”, tj. „zdrowy” bądź „strawny”.

Tego rodzaju praktyka nie zyskała aprobaty powoda – niemieckiego stowarzyszenia ochrony konsumentów – Verband Sozialer Wettbewerb. Podmiot ten wystąpił do sądu z powództwem przeciwko spółce Härle, zarzucając browarowi działanie sprzeczne z art. 4 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (dalej jako: „Rozporządzenie nr 1924/2006”).

Zgodnie z powyższymi przepisami, napoje o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętości nie mogą być opatrywane oświadczeniami zdrowotnymi, tj. informacjami stwierdzającymi, sugerującymi bądź dającymi do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy danym produktem żywnościowym lub jego składnikiem a zdrowiem. Innymi słowy, zdaniem powoda, komunikat związany z oferowanym przez Härle piwem nie może sugerować konsumentom, iż tego rodzaju produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.

Tok postępowania

Sąd I instancji w całości uwzględnił roszczenie powoda. Sąd nie zgodził się z argumentacją pozwanej spółki. Wskazywała ona bowiem, że wyrażenie „bekömmlich” jest w języku niemieckim interpretowane w różnoraki sposób. W oryginalnym znaczeniu wyrażenie to można chociażby odnieść do takich przymiotników jak „akceptowalny” czy „łagodny”.

Jednak zdaniem Sądu I instancji, termin „bekömmlich” należy oceniać z punktu widzenia jego dzisiejszego znaczenia, rozumianego przez właściwy krąg konsumentów. Synonimami tego określenia będą więc takie słowa jak „łatwostrawny”, „zdrowy” czy „korzystny”. W związku z tym uznano, że reklamowane przez Härle napoje alkoholowe nie mogą odwoływać się do określenia „bekömmlich”. Rodzi to bowiem  niezasadne wśród konsumentów wyobrażenie o braku negatywnego wpływu piwa na zdrowie człowieka. Z wnioskiem Sądu I instancji zgodził się także sąd apelacyjny oraz BGH, które rozpoznawały sprawę w dalszych instancjach.

Polskie prawo a określenie „bekömmlich” w odniesieniu do piwa

W jaki sposób taka sytuacja zostałaby rozpoznana przez polską judykaturę? Oczywiście należy pamiętać, iż Rozporządzenie nr 1924/2006, jako unijny akt bezpośredniego stosowania, wiąże wszystkie sądy krajów członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym ewentualny polski wyrok zostałby rozstrzygnięty na analogicznych podstawach, jak te powołane zarówno przez niemieckie stowarzyszenie ochrony konsumentów, jak i wszystkie instancje rozpoznające sprawę browaru Härle.

Pod rozwagę należy poddać art. 131 ust. 1 pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pomimo, iż w Polsce reklamowanie alkoholu jest zabronione, to ww. przepis umożliwia browarnikom reklamowanie wyrobów piwnych, z zastrzeżeniem spełnienia wielu obwarowań prawnych. Jednym z takich warunków jest zakaz zawierania w reklamie piwa stwierdzeń, wskazujących jednoznacznie, iż alkohol posiada właściwości lecznicze. Czy w związku z tym powiązanie piwa z wyrażeniem „bekömmlich” byłoby na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niedozwolone?

Należy zauważyć, iż wyrażenie „zdrowe piwo” nie przedstawia jednoznacznej informacji, iż produkt ten pozytywnie wpływa na organizm człowieka. Tym bardziej takie określenie nie sugeruje, że piwo posiada konkretne właściwości lecznicze. Sformułowanie „zdrowe” może przykładowo oznaczać, że piwo po prostu nie szkodzi konsumentowi. To właśnie drugie z tych znaczeń określenia „bekömmlich”, stosowanego wobec piwa, było przedmiotem postępowania przez sądami niemieckimi. Wyrażenie to miało konsumentom sugerować, iż wyroby produkowane przez browar Härle nie mają negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. W takiej konfiguracji art. 131 ust. 1 pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie znalazłby zastosowania.

W rozstrzyganej na gruncie prawa polskiego sprawie można by skorzystać również z art. 16 pkt. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji może być bowiem stosowanie reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Dokonując oceny, czy reklama wprowadza w błąd, należy badać wszystkie jej elementy, zwłaszcza te dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta. By móc skorzystać z tej podstawy, powód – na gruncie potencjalnego postępowania – byłby zobowiązany do wykazania, iż reklama piwa z użyciem wyrażenia „bekömmlich” („zdrowy”) wprowadza, lub co najmniej rodzi ryzyko wprowadzenia konsumentów w błąd, co do jego rzeczywistego wpływu na zdrowie człowieka. Co więcej, na gruncie art. 16 pkt. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tego rodzaju błąd powinien być błędem istotnym, tzn. pod jego wpływem konsument może podjąć decyzję o nabyciu reklamowanego produktu.

Biorąc pod uwagę istniejący w polskim prawie model przeciętnego konsumenta, argumentacja, która mogłaby znaleźć zastosowanie w rozpatrywanej sprawie, powinna opierać się na tym, iż wyrażenie „zdrowe piwo” wprowadza odbiorców w błąd co do jego wpływu na organizm człowieka. Dla przysłowiowego „zwykłego Kowalskiego” polski odpowiednik sformułowania „bekömmlich” mógłby się jednoznacznie kojarzyć z jednej strony ze zdrowotnymi właściwościami piwa, a z drugiej – co chyba bardziej prawdopodobne – z brakiem negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Uważaj browarniku na reklamę!

Pomimo, że opisywany wyrok został wydany przez sąd niemiecki, to spostrzeżenia w nim zawarte mogą znaleźć zastosowanie na gruncie prawa polskiego. Polscy browarnicy powinni więc ostrożnie dobierać sformułowania, którymi reklamują ich piwo. Stosowane slogany lub chwytliwe wyrażenia marketingowe nie mogą wprowadzać klientów w błąd, co do istnienia bądź nieistnienia cech, jakie przedsiębiorcy przypisują swojemu produktowi w reklamie. Piwowarzy, określając w reklamie wytwarzane piwo jako „zdrowe”, mogą narazić się zarówno na zarzut zarówno naruszenia przepisów prawa unijnego, zakazujących wprost stosowania tego typu oznaczeń dla napojów o objętości alkoholu większej niż 1,2 % zawartości, jak i przepisów polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

0 Komentarzy
własność przemysłowa

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej

12 kwietnia 2018
Prawo własności przemysłowej

W dniu 15.03.2018 r. zakończył się etap konsultacji publicznych do zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju, obszernej nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej jako: „PWP” lub „Ustawa”). W ramach tych konsultacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało konferencję uzgodnieniową, w czasie której dyskutowano nad zmianami ww. projektu ustawy.

Cel nowelizacji Ustawy

Nowelizacja PWP związana jest z potrzebą implementacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2046, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Jednocześnie projekt Ustawy zawiera wiele zmian dostosowujących polski porządek prawny do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, jak również Konwencji o Patencie Europejskim, Układu o Współpracy Patentowej. Zakładanym celem nowelizacji PWP ma być także usprawnienie postępowania sprzeciwowego oraz spornego.

Najważniejsze zmiany PWP

Nowelizacja ma wprowadzić szereg istotnych modyfikacji w Ustawie. Wśród nich należy przede wszystkim wskazać na:

1) zmiany w zakresie materialnoprawnych podstaw zdolności patentowej

W zakresie przepisów regulujących materialnoprawne podstawy zdolności patentowej zaproponowano m.in. modyfikację katalogu rozwiązań wyłączonych spod możliwości opatentowania (art. 28 PWP), jak również katalogu rozwiązań technicznych, na które nie udziela się patentów (art. 29 ust. 1 pkt. 2). Przedstawione modyfikacje mają na celu ujednolicenie prawa polskiego z ustawodawstwem międzynarodowym.

2) zmiany w zakresie dokumentacji patentowej i procedury rozpatrywania zgłoszenia

W ramach planowanej nowelizacji przepisów PWP regulujących wymogi dokumentacji patentowej, należy wskazać przede wszystkim na zmiany dotyczące:

  • rozumienia wymogu jednolitości wynalazku – zgodnie z art. 34 ust. 1 PWP, zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy; na gruncie nowelizacji jednolitość pomysłu wynalazczego ma być badana przez pryzmat istotnych cech technicznych, które łączą zgłaszane wynalazki,
  • wstępnej oceny zgłoszenia, dokonywanej na podstawie art. 47 ust. 3 PWP –nowelizacja zakłada, iż przedmiotowa ocena może być dokonana przez Urząd Patentowy w zakresie spełnienia tak wymogu jednolitości zgłoszenia, jak i badania wszystkich przesłanek patentowalności (do tej pory badanie  było przeprowadzane jedynie co do przesłanek nowości i przemysłowej stosowalności),
  • wprowadzenia możliwości wnioskowania przez zgłaszającego wynalazek o przeprowadzenie przez Urząd Patentowy poszukiwań typu międzynarodowego – sprawozdanie z tego rodzaju poszukiwań międzynarodowych pozwoli zgłaszającym na dokonanie – już na tak wczesnym etapie – oceny szans opatentowania wynalazku chociażby w ramach systemu PCT,
  • doprecyzowania przesłanek odmowy udzielenia patentu w ramach art. 49 ust. 1 PWP, poprzez wskazanie, iż dotyczy to sytuacji, w których wynalazek: (i) nie został przez zgłaszającego przedstawiony w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić (na podstawie zastrzeżeń, wspartych opisem), bądź (ii) gdy zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz są w całości poparte opisem,
  • wprowadzenia możliwości ograniczenia przez uprawnionego treści zastrzeżeń patentowych wynalazku, na który Urząd Patentowy już udzielił patentu (projektowany art. 891-892 PWP),
  • poszerzenia możliwości wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu (projektowany art. 37 PWP).
3) zmiany w zakresie znaków towarowych

Najistotniejszą planowaną zmianą w odniesieniu do regulacji znaków towarowych, ma być wprowadzenie możliwości wystąpienia przez uprawnionego ze stosownymi roszczeniami z art. 296 PWP przeciwko pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu praw ochronnych do znaków towarowych (projektowany art. 296 ust. 3 PWP). Proponowana zmiana jest rezultatem szeroko komentowanego orzeczenia TSUE z dnia 07.07.2016 r. w sprawie w sprawie C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko DELTA CENTER a.s.

Trybunał w ww. wyroku wskazał, iż dzierżawcy hal targowych, wynajmujący indywidualne stanowiska handlowe podmiotom z nim niezwiązanym, mogą odpowiadać za naruszenia praw własności przemysłowej dokonane przez wynajmujących.

4) zmiany w zakresie wzorów użytkowych

Zgodnie z projektowaną definicją, „wzorem użytkowym ma być nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”.

W stosunku do dotychczasowego brzmienia art. 94 ust. 1 PWP, zrezygnowano z wymogu, by nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne w postaci wzoru użytkowego miało dotyczyć, obok kształtu lub budowy, także zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Pojęcie to było dotychczas utożsamiane ze zbiorem elementów o trwałej postaci, a więc zdefiniowanych pod względem przestrzennym, trwale powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

Wraz z ww. definicją pewnym zmianom pojęciowym uległy także poszczególne przesłanki rejestracji. W tym zakresie sporo kontrowersji wzbudza wprowadzenie do PWP definicji przesłanki „nowości”, zgodnie z którą – według projektu Ustawy – wzór użytkowy ocenia się według jego istotnych cech technicznych. Z drugiej strony, w ramach planowanej nowelizacji nie przewidziano zmian w zakresie art. 100 PWP, który w przypadku przesłanki „nowości” wzoru użytkowego odsyła do art. 25 PWP, gdzie uregulowano zakres pojęciowy przesłanki „nowości” w odniesieniu do wynalazków. W tym zakresie, występuje więc pewna kolizja, która winna być przez ustawodawcę jak najszybciej wyeliminowana.

Komentarz autora

Opisywaną nowelizację PWP należy ocenić pozytywnie. Projektowane zmiany wprowadzają istotne usprawnienia oraz w dużej mierze wyjaśniają powstałe w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości co do brzmienia niektórych przepisów. W tym zakresie należy z aprobatą przyjąć przede wszystkim modyfikacje mające na celu doprecyzowanie pojęcia wzoru użytkowego, dostosowanie do prawa międzynarodowego katalogu wyłączeń spod patentowalności, czy też wprowadzenie możliwości ograniczenia zastrzeżeń patentowych dla wynalazku już chronionego. Dużym ułatwieniem dla zgłaszających będzie również możliwość wystąpienia do Urzędu Patentowego z wnioskiem o dokonanie poszukiwań typu międzynarodowego. Należy mieć nadzieję, że sporządzone przez Urząd Patentowy sprawozdanie z takich poszukiwań ułatwi zgłaszającym wynalazki dokonanie wstępnej oceny szans w przedmiocie możliwości patentowych tak w Polskie, jak i w innych krajach.

1 Komentarz