Przeglądana kategoria

własność przemysłowa

nieuczciwe praktyki rynkowe ochrona konsumentów własność przemysłowa znaki towarowe

Równoległe paski na butach tylko dla Adidasa

19 czerwca 2018
znaki renomowane

Renomowanym znakom towarowym, jako oznaczeniom powszechnie znanym i cieszącym się dobrą opinią wśród konsumentów na całym świecie, zapewnia się wyższy poziom ochrony prawnej. Przekonała się o tym spółka Shoe Branding Europe BVBA, której odmówiono rejestracji unijnych znaków towarowych w odniesieniu do obuwia oraz obuwia ochronnego, wykorzystującego motyw dwóch równoległych pasków.

Stan faktyczny

Wspomniana spółka, Shoe Branding Europe BVBA, w dniach 01.07.2009 r. oraz 08.12.2011 r. złożyła przed EUIPO (wcześniej: OHIM) wnioski o rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych odpowiednio dla „obuwia” i „obuwia ochronnego”.

shoe branding europe

Zgłoszenia te zostały następnie opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych, prowadzonym przez EUIPO, w dniu 14.06.2010 r. oraz 26.03.2012 r. Dzięki temu osoby trzecie mogły zapoznać się ze zgłoszeniami.

Informacje o planowanej rejestracji obu ww. oznaczeń powzięła między innymi niemiecka spółka adidas AG – światowy i powszechnie znany potentat rynku obuwniczego. Adidas, w roli interwenienta ubocznego, zgłosił stosowne w tym zakresie sprzeciwy – odpowiednio w dniach: 13.09.2010 r. oraz 29.05.2012 r.

Oba ww. sprzeciwy, wobec oznaczeń Shoe Branding Europe, zostały oparte między innymi na wcześniej zarejestrowanym unijnym znaku towarowym, składającym się z trzech równoległych pasków o tej samej szerokości umieszczonych na zewnętrznej powierzchni buta.

Zdaniem EUIPO istniało ryzyko, że właściwy krąg odbiorców (nabywców obuwia) dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami, wobec czego używanie zgłoszonych przez Shoe Branding Europe oznaczeń powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego unijnego znaku, zarejestrowanego na rzecz adidas.

Decyzje te zostały przez Shoe Branding Europe zaskarżone, jako sprzeczne z przepisami rozporządzeń unijnych, co powinno przesądzać o ich nieważności.

Wyrok Sądu Unii Europejskiej

Wyrokiem z dnia 01.03.2018 r. Sąd Unii Europejskiej, rozpoznający ww. skargi Shoe Branding Europe, utrzymał obie decyzje EUIPO w mocy (sprawy połączone: T-629/16 i T-85/16). Zdaniem Sądu, argumentacja Urzędu ds. Własności Intelektualnej w całości zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd zaznaczył, że w trakcie postępowania przed EUIPO adidas dostarczył wystarczających dowodów do przyjęcia renomy znaku wcześniejszego. Niemiecka spółka przedstawiła między innymi wyniki z sondaży opinii publicznej, przeprowadzonych w trzynastu krajach Unii Europejskiej, które wskazywały na dużą znajomość znaku towarowego w postaci trzech równoległych pasków umieszczanych na butach wśród konsumentów. Sąd za istotne dla rozstrzygnięcia sprawy przyjął także dowody z orzeczeń krajowych, w których sądy powszechne stwierdzały istnienie renomy wcześniejszego znaku towarowego, jak również dane dotyczące wysokości obrotów oraz nakładów na marketing i promocję oznaczenia adidas. Na tej podstawie Sąd uznał, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą wśród docelowej grupy odbiorców na znacznym obszarze UE.

Wobec powyższego w uzasadnieniu wyroku wskazano, że EUIPO w sposób prawidłowy przyjęło, iż w niniejszej sprawie (i) istniało rzeczywiste prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego adidas oraz (ii) że Shoe Branding Europe nie wykazała istnienia uzasadnionego powodu do używania zgłoszonych przez siebie oznaczeń.

Czym są znaki renomowane?

Zarówno decyzje EUIPO, jak i omawiane orzeczenia Sądu Unii Europejskiej wpisują się w dotychczasową praktykę orzeczniczą, kształtującą szeroki zakres ochrony unijnych renomowanych znaków towarowych. Stwierdzenie naruszenia praw do tego rodzaju oznaczeń jest bowiem możliwe po wykazaniu, iż:

  • znak późniejszy (zgłoszony do rejestracji) jest podobny lub identyczny do znaku renomowanego,
  • używanie znaku późniejszego bez uzasadnionego powodu przynosiłoby zgłaszającemu nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku renomowanego,
  • nie jest przy tym ważne, dla jakiego rodzaju towarów i/lub usług znak późniejszy został zgłoszony.

Przyznanie znakom renomowanym tak szerokiego zakresu ochrony wynika przede wszystkim z mocnej pozycji marketingowej i siły przyciągania takiego oznaczenia. Znaki renomowane są szczególnie narażone na ich bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie – w szczególności poprzez wytworzenie z nimi skojarzeń, co może prowadzić do uszczuplenia odróżniającego charakteru, a przy istotnej skali naruszeń, do deprecjacji renomowanego oznaczenia. Z aprobatą należy więc przyjąć kolejne wyroki / decyzje organów unijnych, które umacniają dotychczasową praktykę orzeczniczą, przyznającą znakom renomowanym szeroki zakres ochrony.

0 Komentarzy
własność przemysłowa

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej

12 kwietnia 2018
Prawo własności przemysłowej

W dniu 15.03.2018 r. zakończył się etap konsultacji publicznych do zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju, obszernej nowelizacji ustawy Prawo Własności Przemysłowej (dalej jako: „PWP” lub „Ustawa”). W ramach tych konsultacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zorganizowało konferencję uzgodnieniową, w czasie której dyskutowano nad zmianami ww. projektu ustawy.

Cel nowelizacji Ustawy

Nowelizacja PWP związana jest z potrzebą implementacji przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2046, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Jednocześnie projekt Ustawy zawiera wiele zmian dostosowujących polski porządek prawny do dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, jak również Konwencji o Patencie Europejskim, Układu o Współpracy Patentowej. Zakładanym celem nowelizacji PWP ma być także usprawnienie postępowania sprzeciwowego oraz spornego.

Najważniejsze zmiany PWP

Nowelizacja ma wprowadzić szereg istotnych modyfikacji w Ustawie. Wśród nich należy przede wszystkim wskazać na:

1) zmiany w zakresie materialnoprawnych podstaw zdolności patentowej

W zakresie przepisów regulujących materialnoprawne podstawy zdolności patentowej zaproponowano m.in. modyfikację katalogu rozwiązań wyłączonych spod możliwości opatentowania (art. 28 PWP), jak również katalogu rozwiązań technicznych, na które nie udziela się patentów (art. 29 ust. 1 pkt. 2). Przedstawione modyfikacje mają na celu ujednolicenie prawa polskiego z ustawodawstwem międzynarodowym.

2) zmiany w zakresie dokumentacji patentowej i procedury rozpatrywania zgłoszenia

W ramach planowanej nowelizacji przepisów PWP regulujących wymogi dokumentacji patentowej, należy wskazać przede wszystkim na zmiany dotyczące:

  • rozumienia wymogu jednolitości wynalazku – zgodnie z art. 34 ust. 1 PWP, zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy; na gruncie nowelizacji jednolitość pomysłu wynalazczego ma być badana przez pryzmat istotnych cech technicznych, które łączą zgłaszane wynalazki,
  • wstępnej oceny zgłoszenia, dokonywanej na podstawie art. 47 ust. 3 PWP –nowelizacja zakłada, iż przedmiotowa ocena może być dokonana przez Urząd Patentowy w zakresie spełnienia tak wymogu jednolitości zgłoszenia, jak i badania wszystkich przesłanek patentowalności (do tej pory badanie  było przeprowadzane jedynie co do przesłanek nowości i przemysłowej stosowalności),
  • wprowadzenia możliwości wnioskowania przez zgłaszającego wynalazek o przeprowadzenie przez Urząd Patentowy poszukiwań typu międzynarodowego – sprawozdanie z tego rodzaju poszukiwań międzynarodowych pozwoli zgłaszającym na dokonanie – już na tak wczesnym etapie – oceny szans opatentowania wynalazku chociażby w ramach systemu PCT,
  • doprecyzowania przesłanek odmowy udzielenia patentu w ramach art. 49 ust. 1 PWP, poprzez wskazanie, iż dotyczy to sytuacji, w których wynalazek: (i) nie został przez zgłaszającego przedstawiony w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić (na podstawie zastrzeżeń, wspartych opisem), bądź (ii) gdy zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły oraz są w całości poparte opisem,
  • wprowadzenia możliwości ograniczenia przez uprawnionego treści zastrzeżeń patentowych wynalazku, na który Urząd Patentowy już udzielił patentu (projektowany art. 891-892 PWP),
  • poszerzenia możliwości wprowadzania poprawek do zastrzeżeń patentowych wynalazku, bez zmiany jego istoty, do czasu podjęcia decyzji o udzieleniu patentu (projektowany art. 37 PWP).
3) zmiany w zakresie znaków towarowych

Najistotniejszą planowaną zmianą w odniesieniu do regulacji znaków towarowych, ma być wprowadzenie możliwości wystąpienia przez uprawnionego ze stosownymi roszczeniami z art. 296 PWP przeciwko pośrednikowi, z usług którego korzystano przy naruszeniu praw ochronnych do znaków towarowych (projektowany art. 296 ust. 3 PWP). Proponowana zmiana jest rezultatem szeroko komentowanego orzeczenia TSUE z dnia 07.07.2016 r. w sprawie w sprawie C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko DELTA CENTER a.s.

Trybunał w ww. wyroku wskazał, iż dzierżawcy hal targowych, wynajmujący indywidualne stanowiska handlowe podmiotom z nim niezwiązanym, mogą odpowiadać za naruszenia praw własności przemysłowej dokonane przez wynajmujących.

4) zmiany w zakresie wzorów użytkowych

Zgodnie z projektowaną definicją, „wzorem użytkowym ma być nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci”.

W stosunku do dotychczasowego brzmienia art. 94 ust. 1 PWP, zrezygnowano z wymogu, by nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne w postaci wzoru użytkowego miało dotyczyć, obok kształtu lub budowy, także zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Pojęcie to było dotychczas utożsamiane ze zbiorem elementów o trwałej postaci, a więc zdefiniowanych pod względem przestrzennym, trwale powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

Wraz z ww. definicją pewnym zmianom pojęciowym uległy także poszczególne przesłanki rejestracji. W tym zakresie sporo kontrowersji wzbudza wprowadzenie do PWP definicji przesłanki „nowości”, zgodnie z którą – według projektu Ustawy – wzór użytkowy ocenia się według jego istotnych cech technicznych. Z drugiej strony, w ramach planowanej nowelizacji nie przewidziano zmian w zakresie art. 100 PWP, który w przypadku przesłanki „nowości” wzoru użytkowego odsyła do art. 25 PWP, gdzie uregulowano zakres pojęciowy przesłanki „nowości” w odniesieniu do wynalazków. W tym zakresie, występuje więc pewna kolizja, która winna być przez ustawodawcę jak najszybciej wyeliminowana.

Komentarz autora

Opisywaną nowelizację PWP należy ocenić pozytywnie. Projektowane zmiany wprowadzają istotne usprawnienia oraz w dużej mierze wyjaśniają powstałe w doktrynie i orzecznictwie wątpliwości co do brzmienia niektórych przepisów. W tym zakresie należy z aprobatą przyjąć przede wszystkim modyfikacje mające na celu doprecyzowanie pojęcia wzoru użytkowego, dostosowanie do prawa międzynarodowego katalogu wyłączeń spod patentowalności, czy też wprowadzenie możliwości ograniczenia zastrzeżeń patentowych dla wynalazku już chronionego. Dużym ułatwieniem dla zgłaszających będzie również możliwość wystąpienia do Urzędu Patentowego z wnioskiem o dokonanie poszukiwań typu międzynarodowego. Należy mieć nadzieję, że sporządzone przez Urząd Patentowy sprawozdanie z takich poszukiwań ułatwi zgłaszającym wynalazki dokonanie wstępnej oceny szans w przedmiocie możliwości patentowych tak w Polskie, jak i w innych krajach.

1 Komentarz
własność przemysłowa znaki towarowe

Sąd UE stwierdza nieważność decyzji EUIPO o odmowie polskiej spółce Cinkciarz.pl zarejestrowania unijnego znaku towarowego

15 marca 2018
cinkciarz

Sąd Unii Europejskiej (dalej i uprzednio jako: „Sąd UE”) w dniu 08.03.2018 r. wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność decyzji EUIPO o odmowie zarejestrowania graficznego znaku towarowego, na który składają się symbole walut „€” i „$”, jako unijnego znaku towarowego, wskazując, że EUIPO nie uzasadniło w sposób wystarczający decyzji odmownej (sygn. sprawy: T-665/16).

Stan faktyczny

W 2015 r. polska spółka Cinkciarz.pl sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej i uprzednio jako: „EUIPO”) o rejestrację unijnego znaku towarowego dla ok. 80 towarów i usług, należących do 3 klas (tj. 9,36,41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego[1]), w tym m.in. dla oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, nośników danych, usług finansowych, wymiany walut, emisji kart debetowych, oraz publikacji tekstów innych niż teksty reklamowe. Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:

cinkciarz

Decyzja EUIPO

EUIPO już w miesiąc po złożeniu wniosku o rejestrację poinformowała polską spółkę o tym, że istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001)[2]. Pomimo przedstawionego przez Cinkciarz.pl stanowiska, ostatecznie odmówiono rejestracji znaku towarowego. Decyzja odmowna EUIPO opierała się na tym, że powyższe oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy, ponieważ ma charakter opisowy, a jego elementy graficzne w postaci kształtu kół z zamieszczonymi wewnątrz symbolami walut euro i dolara nie posiadają zdolności odróżniającej. Zdaniem EUIPO „elementy graficzne w postaci kształtu kół nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole „€” oraz „$” w odniesienie do odnośnych towarów i usług”. Decyzja ta została zaskarżona przez polską spółkę.

Wyrok Sądu UE

Sąd UE w wydanym w dniu 08.03.2018 r. wyroku, rozpatrując skargę wniesioną przez Cinkciarz.pl, wskazał wpierw, że bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku jest brak charakteru odróżniającego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma możliwości zarejestrowania znaku opisowego (ogólnoinformacyjnego) tj. , którego elementy mogą służyć do oznaczania jakości, rodzaju, ilości, wartości, przeznaczenia, pochodzenia graficznego lub czasu produkcji towaru, świadczenia usług lub innych właściwości towarów bądź usług[3].

Jednak w każdym przypadku zaistnienia bezwzględnej przeszkody rejestracji obowiązkiem EUIPO jest uzasadnienie decyzji odmownej dotyczącej rejestracji znaku w odniesieniu do każdego z towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację. W przypadku natomiast, gdy podstawa odmowy rejestracji odnosi się do jednolitej grupy lub kategorii towarów i usług, pozostających w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, ogólne uzasadnienie można zostać ograniczone do danego zbioru[4].

EUIPO ma obowiązek wyczerpującego uzasadniania swoich decyzji

Celem obowiązku uzasadniania decyzji – jak wskazał Sąd UE – jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydanego orzeczenia, tak aby mieli oni możliwość obrony swoich praw, a po drugie, umożliwienie Sądowi UE przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem danej decyzji[5].

W przypadku rozpatrywanej sprawy Sąd UE uznał, że ww. obowiązek nie został osiągnięty. EUIPO przeprowadziło analizę charakteru rozpatrywanego oznaczenia bez odwoływania się do każdego z sygnowanych nim towarów i usług zgłoszonych do rejestracji z osobna i przedstawiło w ich odniesieniu zbyt ogólne uzasadnienie[6]. Wymaga przy tym podkreślenia, że zgłoszony znak towarowy odnosił się do ponad 80 towarów i usług należących do odrębnych klas, wykazujących istotne różnice. EUIPO natomiast ograniczyło się do błędnego – zdaniem Sądu UE – uznania, że wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem należą do jednolitej grupy lub kategorii związanej z wymianą walut (choć dotyczyły m.in. także agencji nieruchomości, zarządzania mieniem, itp.).

W ocenie Sądu UE przedstawione przez EUIPO ogólne uzasadnienie nie było więc właściwe dla ogółu rozpatrywanych towarów i usług[7]. Co ciekawe, Sąd UE podkreślił również, że nawet w odniesieniu do usług, które są związane z wymianą walut, EUIPO nie wskazał wyraźnych podstaw, dla których potraktował znak towarowy objęty wnioskiem o rejestrację jako opisowy, kwestionując jego zdolność odróżniającą.

Sąd UE prawidłowo uznał więc, że decyzja o odmowie rejestracji znaku, oparta na ogólnych przesłankach, jak przedstawione w stosunku Cinkciarz.pl, nie może być uznana za prawidłowo uzasadnioną, a zatem należało stwierdzić jej nieważność.

Z uzasadnieniem wyroku Sądu UE można zapoznać się tutaj.

Przypisy:

[1] Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm.

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2099 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

[3] Podobnie stanowi art. 1291 ust. 1 pkt 3 PWP „Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które (…) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju, towary, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji, przydatności”.

[4] Co do przesłanek pozwalających na ustalenie, czy towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji unijnego znaku towarowego pozostają w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku oraz czy mogą zostać przypisane do dostatecznie jednolitych grup lub kategorii vide: wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 32.

[5] Sąd UE powołał się w tym przypadku na wyrok z dnia 19 maja 2010 r., Zeta Europe/OHIM (Superleggera), T‑464/08, niepublikowany, EU:T:2010:212, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo.

[6] Już we wcześniejszych wyrokach Sąd UE wskazywał, że: badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wystąpiono o rejestrację znaku, a decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług (zob. wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 28, 29 i przytoczone tam orzecznictwo

[7] W tym przypadku Trybunał wyjaśnił już, że: jeśli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmującego wszystkie rozpatrywane towary lub usługi (wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

0 Komentarzy
własność przemysłowa znaki towarowe

Promdock może wprowadzać w błąd – sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego w praktyce

21 stycznia 2018

Ciekawa sprawa z naszej praktyki. Sprzeciw wobec rejestracji znaku  z uwagi na wcześniejsze rejestracje znaku został uznany przez Urząd Patentowy za zasadny w całości. Rejestracja znaku Promdock mogłaby wprowadzać odbiorców w błąd.

Znak wcześniejszy jest znakiem rozpoznawalnym w branży logistycznej…

jest zarejestrowany jako unijny znak towarowy od 2012 roku między innymi dla ramp oraz systemów przeładunkowych i usług z tym związanych. Oznaczenie te jest intensywnie używane dla zarejestrowanych towarów/usług, a z uwagi na specjalistyczny krąg odbiorców – jest przez nich kojarzone

Znak ten stanowi element wspólny rodziny znaków towarowych wykorzystywanych przez całą grupę kapitałową.  Grupa oznaczeń jest kreowana poprzez połączenie wspólnego elementu graficznego   oraz dodatkowych elementów słowno-graficznych, dobieranych w zależności od oferowanych usług lub towarów.

… a jego konkurent postanowił na tym skorzystać i zarejestrować podobny znak towarowy.

Osoba powiązana uprzednio z grupa kapitałową, jako członek zarządu jednej ze spółek, założyła przedsiębiorstwo konkurencyjne, działające w identycznej branży. Konkurencyjne towary oraz usługi zaczęła zaś oferować pod marką . Oznaczenie zostało zarejestrowane w polskim Urzędzie Patentowym.

Wobec tej rejestracji w imieniu właściciela znaku  wnieśliśmy sprzeciw. W sprzeciwie argumentowaliśmy, że udzielenie prawa ochronnego na znak generuje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na to, że:  i) oznaczenie zostało zgłoszone identycznych towarów, jak ujęte w katalogu oznaczenia znaku naszego klienta;  ii) pomiędzy zarejestrowanym znakiem  a znakiem zgłoszonym istnieje bardzo wysoki stopień podobieństwa; iii) w sprawie występują dodatkowe okoliczności, które wzmagają ryzyko konfuzji, w szczególności rozpoznawalność znaku wcześniejszego wśród relewantnych odbiorców. Istotny w sprawie był także fakt, że w obrocie używana jest cała rodzina znaków PROM, w tym między innymi znak . Odbiorcy mogliby zatem zostać wprowadzeni w błąd, że przeciwstawne oznaczenie stanowi kolejną odmianę znaku .

Urząd Patentowy przyznał nam rację.

Urząd Patentowy zgłoszony przez nas sprzeciw uznał w całości za zasadny. Po pierwsze, w treści decyzji słusznie wskazano, iż: „relewantny krąg odbiorców towarów i usług, sygnowanych spornymi znakami, pozostaje na gruncie niniejszego stanu faktycznego tożsamy, a stanowią go specjaliści z branży logistycznej, poszukujący określonego sprzętu przeładunkowego oraz usług montażowych i serwisowych związanych z tym sprzętem”.

Po drugie, porównywany wykaz towarów oraz usług zarejestrowany dla znaku wcześniejszego oraz zgłoszony przez konkurenta, został uznany za identyczny. Jak bowiem słusznie zauważono w treści decyzji, uzasadnione jest uznanie identyczności towarów/usług w sytuacji, gdy wykaz zarejestrowany dla wcześniejszego znaku towarowego zawiera określenie ogólne lub szeroką kategorię, które obejmują towary/usługi zgłoszone dla znaku późniejszego (oraz odwrotnie). Analogiczna sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Towary i usługi z klas 6, 7, 37 – zgłoszone dla późniejszego znaku – należą do szerszej kategorii towarów, do oznaczania których służy wcześniejszy znak naszego klienta.

Urząd uznał ponadto, iż pomiędzy spornymi znakami zachodzi podobieństwo oznaczeń. Jak wskazano, oceny podobieństwa dokonuje się z uwzględnieniem dystynktywnych oraz dominujących elementów każdego ze znaków, pomijając drobne, nieistotne różnice między nimi. W niniejszej sprawie za nieistotne różnice pomiędzy znakami uznano elementy słowne „Dock” oraz „Poland”, które zdaniem Urzędu pełnią wyłącznie funkcje opisowe. Stąd też za dystynktywny i dominujący uznano element „PROM”, który jest identyczny dla obu oznaczeń. Co równie ważne, element graficzny porównywanych znaków (kula umieszczona po lewej stronie elementu słownego) został przez Urząd uznany za podobny, bowiem cechuje się analogiczną koncepcją projektową oraz niemal identyczną kolorystyką.

Nie ma więc żadnych wątpliwości, iż całościowe wrażenie wywierane przez oba oznaczenia, na skutek wizualnego, słownego, fonetycznego oraz koncepcyjnego podobieństwa, generuje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów i usług.

2 komentarze
własność przemysłowa znaki towarowe

Jurysdykcja wyłączna w UE a spory o ustalenie praw do znaku

23 października 2017
ustalenie praw do znaku

Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 5 października 2017 roku, spory o ustalenie praw wyłącznych do znaku towarowego nie podlegają jurysdykcji wyłącznej w rozumieniu art. 22 pkt. 4 rozporządzenia Bruksela I (rozporządzenie 44/2001). Zgodnie bowiem z dyspozycją przytoczonego przepisu jurysdykcję wyłączną w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja lub ważność znaków towarowych mają sądy Państwa Członkowskiego, na którego terytorium wystąpiono albo nastąpiło zgłoszenie lub rejestracja prawa wyłącznego (albo na podstawie aktu prawa wspólnotowego / umowy międzynarodowej uznaje się, że zgłoszenie lub rejestracja nastąpiły).

Tło sporu dla postępowania

Helmut Knipping, działając w imieniu należącej do niego niemieckiej spółki, w dniu 7 września 1979 r. zarejestrował w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu (fr. Office Benelux de la Propriété intellectuale – w skrócie OBPI) słowno-graficzny znak towarowy, składający się z fantazyjnego oznaczenia utrzymanego w biało-czarnej kolorystyce oraz wyrażenia „Knipping”, pisanego czarną czcionką na białym tle. Podobnego rodzaju słowno-graficzny znak towarowy, wyróżniający się jedynie niebiesko-żółtą kolorystyką, został zarejestrowany w tym samym Urzędzie na rzecz holenderskiej spółki Hanssen.

Po śmierci Helmuta Knippinga w 1995 r. wszelkie prawa i obowiązki odziedziczyła w drodze sukcesji uniwersalnej jego córka Tanja-Prast Knipping, która w 2003 roku wystąpiła do OBPI o dokonanie wpisu jej osoby w rejestrze znaków towarowych jako właściciela znaku słowno-graficznego, wcześniej zarejestrowanego przez jej ojca.

Jednakże zdaniem spółki Hanssen (właściciela podobnego znaku towarowego o niebiesko-żółtej kolorystyce) sporne oznaczenie, tuż przed śmiercią jego właściciela, było przedmiotem wielu przesunięć majątkowych i jako takie w momencie otwarcia spadku nie podlegało dziedziczeniu przez spadkodawców zmarłego. W związku z tym spółka Hanssen, roszcząca sobie prawa do znaku, wystąpiła do sądu niemieckiego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanej (córki Knippinga) o ustalenie praw do znaku.

Wątpliwości co do jurysdykcji sądowej

W toku postępowania sądy niemieckie powzięły wątpliwość co do prawidłowej jurysdykcji sądowej. Szczególnie problematycznym okazało się dokonanie oceny, czy powództwo o ustalenie wytoczone przeciwko osobie formalnie zarejestrowanej jako właściciel praw do oznaczenia zawiera się w pojęciu „sprawy, której przedmiotem jest rejestracja lub ważność znaku towarowego” w rozumieniu art. 22 pkt. 4 rozporządzenia Bruksela I. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, przedmiotowe postępowanie winno być rozpoznane przez sądy Państwa Członkowskiego, w którym znak został zarejestrowany lub zgłoszony – w niniejszej sprawie byłyby to więc sądy holenderskie z uwagi na fakt, iż siedziba OBPI znajduje się w Hadze. W związku z tym sąd niemiecki wystąpił do Trybunału ze stosownym pytaniem prejudycjalnym.

Ustalenie praw do znaku nie jest tożsame z jego rejestracją lub zgłoszeniem

Po pierwsze Trybunał zauważył, iż pojęcie „sprawy, której przedmiotem jest rejestracja lub ważność” praw wyłącznych ma charakter autonomiczny, co znaczy, iż powinno być stosowane w sposób jednolity we wszystkich Państwach Członkowskich, będących sygnatariuszami rozporządzenia Bruksela I (w tym również przez Polskę).

Jurysdykcja wyłączna jako wyjątek od zasad ogólnych nie może być interpretowana szerzej aniżeli wynika to z jej celu. Jak bowiem słusznie zauważył Trybunał, nie można doprowadzić do sytuacji, w której strony są całkowicie pozbawione swobody w wyborze sądu dla nich właściwego lub też sądy rozpoznające sprawę nie są dla żadnej ze stron sądami ich miejsca zamieszkania. W rezultacie tak dokonanej wykładni systemowej, przyjęto, iż jeżeli spór nie dotyczy ani ważności znaku towarowego, ani faktu dokonania zgłoszenia lub wpisu takiego oznaczenia do odpowiedniego rejestru, to a contrario nie można przyjmować, że taka sprawa jest objęta pojęciem „sprawy, której przedmiot stanowi rejestracja lub ważność znaku towarowego”.

Tak więc, gdy żaden aspekt postępowania nie łączy się z problemem ważności, rejestracji lub zgłoszenia oznaczenia do rejestru, nie podlega ono jurysdykcji sądów, na których terytorium czynności rejestracji lub zgłoszenia praw wyłącznych dokonano.

Wnioski dla praktyki

Mimo, iż Rozporządzenie Bruksela I zostało w 2015 roku zastąpione rozporządzeniem Bruksela I bis (rozporządzenie nr 1215/2012), to jej postanowienia dotyczące jurysdykcji wyłącznej w sprawach, których przedmiotem jest rejestracja, ważność lub zgłoszenie znaków towarowych, nie uległy znaczącej zmianie (art. 24 pkt. 4).  Stąd też, argumentacja podjęta w wyroku Trybunału powinna znaleźć zastosowanie także na gruncie sporów o ustalenie praw własności intelektualnej (patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych) powstałych po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Bruksela I bis.

Właściciele znaku towarowego lub osoby uprawnione – lecz niewpisane formalnie do odpowiedniego rejestru, wytaczając spory o ustalenie praw, które w żaden sposób nie łączą się z problematyką rejestracji, ważności lub zgłoszenia oznaczenia, powinni występować z odpowiednim powództwem przed sąd właściwy miejscowo według zasad ogólnych, tj. miejsca zamieszkania dla pozwanego.

0 Komentarzy