W dniu 11.1.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) wydał decyzję o wygaśnięciu słownego, unijnego znaku towarowego „BIG MAC”. Powodem było nieudowodnione przez uprawnionego używanie znaku w obrocie przez nieprzerwany okres 5-ciu lat.
Sprawa wzbudza w sieci duże zainteresowanie. Nie trudno się temu dziwić, gdyż dotyczy produktu należącego do jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie – McDonald’s International Property Company Ltd. (dalej: „McDonald’s”). McDonald’s posiada 40 000 restauracji w 118 państwach, gdzie dziennie obsługiwanych jest w sumie około 69 milionów klientów[1]. Nic więc dziwnego, że losy fast foodowego giganta są dla wielu tak istotne.
Jakie będą skutki wygaszenia znaku „BIG MAC”? Jak donosi The Guardian[2] – restauracja Burger King w Szwecji zaczęła przykładowo promować swoje kanapki hasłami:
– „Burger Big Mac wish it was” (pol. Burger, którym Big Mac chciałby być”);
– „Like A Big Mac but actually Big” (pol. „Jak Big Mac, ale naprawdę duży”).
Z jakiego powodu McDonald’s utracił prawo do znaku „BIG MAC”? Odpowiedzi dostarcza najnowsza decyzja EUIPO w tej sprawie.
Stan faktyczny. Podstawy wniosku o unieważnienie.
Wniosek o wygaszenie znaku „BIG MAC” złożyła w dniu 11.4.2017 r. spółka Supermac’s (Holdings) Ltd. (dalej: „Supermac”). Supermac zarzucał, że znak „BIG MAC” nie był używany w obrocie przez nieprzerwany okres pięciu lat, poprzedzających złożenie ww. wniosku, w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, dla których został zarejestrowany.
W odpowiedzi na wniosek McDonald’s przedstawił EUIPO dowody na używanie znaku. Nie przekonały one jednak EUIPO, który przychylił się do wniosku Supermac. EUIPO zdecydowało więc o wygaszeniu znaku towarowego „BIG MAC” w całości. To właśnie kwestie dowodowe w głównej mierze zaważyły na decyzji EUIPO i to im poświęcona jest większa część uzasadnienia decyzji.
Uzasadnienie
Dla pełnego zrozumienia decyzji EUIPO, należy wskazać, jak w prawie znaków towarowych rozumiane jest pojęcie „rzeczywistego używania”. Nie jest to jednak sprawa prosta. Ustawodawstwo tak unijne, jak i polskie, nie zawiera definicji legalnej „rzeczywistego używania”. Wobec tego badanie, czy znak był „rzeczywiście używany” podlega każdorazowej ocenie na podstawie dostarczonych przez strony dowodów.
Jakie dowody przedstawił McDonald’s? Dlaczego okazały się być one niewystarczające dla utrzymania ochrony znaku? Poniżej przedstawiam cztery grupy dowodów dostarczonych McDonald’s oraz fragmenty uzasadnienia decyzji odnoszące się do każdej z nich.
1) Pisemne oświadczenia przedstawicieli oddziałów we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii
Przedstawiciele oddziałów McDonalds’ w ramach pisemnych oświadczeń poświadczyli wysokie wyniki sprzedażowe kanapek ”BIG MAC” w okresie pomiędzy 2011-2016. Zdaniem EUIPO, nie sposób odmówić wartości dowodowej pisemnym oświadczeniom. Mimo to mają one zdecydowanie mniejszą wartość i moc niż dowody pochodzące z niezależnych źródeł.
2) Broszury, druki plakatów reklamowych i opakowania z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, pokazujące znak „BIG MAC” w odniesieniu do kanapek
Plakaty i broszury przedstawiały kanapkę umieszczoną w menu obok innych produktów lub indywidualnie. Część materiałów zawierała cenę, a część jedynie miejsce do jej uzupełnienia.
Jednakże zdaniem EUIPO, samo przedstawienie broszur i materiałów reklamowych nie potwierdza, że promowane towary były faktycznie dystrybuowane wśród klientów pod spornym znakiem lub też, że wpływały i zachęcały konsumentów do ich zakupu.
EUIPO zarzuciło również brak przedstawienia przez McDonald’s danych dot. tego, jak wiele towarów zostało rzeczywiście zaoferowanych lub sprzedanych przy użyciu dostarczonych w ramach postępowania opakowań.
3) Wydruki ze stron internetowych McDonald’s z domen zarejestrowanych w państwach europejskich, datowane na 2014-2016
Co do zasady, dowód z wydruku strony internetowej może potwierdzać naturę korzystania ze znaku towarowego oraz fakt oferowania towarów nim oznaczonych. Jednak samo przedstawienie wyciągów ze stron internetowych, przedstawiających produkt i znak towarowy, jest niewystarczające. Nie potwierdza ono miejsca, czasu czy zakresu korzystania ze znaku towarowego.
EUIPO wskazało, że wzmocnienie dowodu z wydruków może opierać się na przedstawieniu danych dotyczących ruchu internetowego na stronie. Mogą to być również dowody przedstawiające, czy składane są zamówienia na towar sygnowany znakiem w określonym czasie i na określonym terytorium.
Poszczególne wydruki rzeczywiście były oznaczone znakiem towarowym „BIG MAC”. Jednak nie sposób wywnioskować z nich, w jaki sposób i czy w ogóle możliwy był zakup towaru lub jego zamówienie. Nie został więc wskazany rzeczywisty, komercyjny aspekt używania znaku towarowego (brak powiązania zakupu ze znakiem BIG MAC).
4) Wydruk ze strony Wikipedia.com
EUIPO słusznie zauważyło, że informacje na Wikipedia.com mogą być zmieniane przez użytkowników, co wpływa niekorzystnie na ich wartość dowodową. Dowód tego rodzaju mógłby być uznany za istotny jedynie, jeśli popierałby inny, niezależny dowód.
Odwołanie
Czy to koniec batalii o znak „BIG MAC”? Najprawdopodobniej nie. McDonald’s ma dwa miesiące od daty doręczenia decyzji na złożenie odwołania i cztery miesiące na złożenie pisemnego uzasadnienia.
Komentarz autora
Brak przedstawienia wystarczających dowodów należy ocenić jako dużą niedbałość ze strony McDonald’s. Trzeba się jednak spodziewać, że spółka w postępowaniu odwoławczym zmobilizuje siły i przedstawi dowody w wystarczającej jakości i ilości.
Jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości – środki, którymi można się posłużyć przy dowodzeniu rzeczywistego używania marki są w zasadzie nieograniczone[3]. Brak zaangażowania McDonald’s w gromadzeniu i przedstawieniu w ramach postępowania dowodów należy więc uznać za tym bardziej zaskakujący. Nawet z ostrożności McDonald’s powinien był przedstawić dowody wyższej wartości (tzw. niezależne), w tym na przykład badania rynkowe przeprowadzone przez niezależną organizację. Wskazane w uzasadnieniu EUIPO zasady dowodzenia „rzeczywistego używania”, stanowią wskazówki dla McDonald’s, jak i dla innych przedsiębiorców będących stronami w postępowaniach o wygaśnięcie unijnego znaku towarowego.
Natomiast budzi wątpliwości legalność opisanych we wstępie praktyk marketingowych opierających się na wykorzystaniu słów BIG MAC przez inne restauracje – nawet po uprawomocnieniu się opisywanej decyzji. Na gruncie prawa polskiego, działania spółki Burger King mogłyby być chociażby uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 5 UZNK. Co więcej McDonald’s jest uprawniony do innego – zarejestrowanego w dniu 11.4.2018 r. – słownego znaku „Big Mac” (EUTM-017305079). Wskazane wyżej, nieuczciwe praktyki konkurentów McDonald’s wciąż mogą być uznane za naruszające prawa wyłączone do znaku „Big Mac” – także w przypadku uprawomocnienia się opisywanej decyzji EUIPO.
Należy zwrócić uwagę, że praktyka zgłaszania znaków towarowych na wiele klas może okazać się dość ryzykowna. Powoduje ona, że przedsiębiorca jest bardziej narażony na postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego. Należy więc dokładnie i zgodnie z przeznaczeniem opisywać znaki w ramach procedury zgłoszeniowej. Może się bowiem okazać, że przedsiębiorca nie będzie w stanie zapewnić, by znak był „rzeczywiście używany” wobec każdego towaru i każdej usług zgłoszonej dla zarejestrowanego oznaczenia.
Przypisy
[1] Zob. strona internetowa: https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
[2] Zob. strona internetowa: https://www.theguardian.com/business/2019/jan/31/like-a-big-mac-but-juicier-burger-king-renames-sandwiches-to-troll-mcdonalds
[3] Podobnie Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15.9.2011 r., T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480 § 46.
z uwagi na wcześniejsze rejestracje znaku 
. Odbiorcy mogliby zatem zostać wprowadzeni w błąd, że przeciwstawne oznaczenie stanowi kolejną odmianę znaku