Znaki renomowane są szczególną kategorią znaków towarowych. Wyróżnia je wysoka rozpoznawalność w obrocie gospodarczym[1], a także określone wyobrażenie kupującego o walorach i oczekiwanych cechach towaru[2]. W orzecznictwie wskazuje się, że mają one „dużą siłę przyciągania i wartość reklamową, wynikającą z utrwalonego w świadomości odbiorców przekonania o bardzo dobrych cechach towaru nim opatrzonego”[3]. Znaki te cechuje również szerszy model ochrony, wynikający z prawa własności przemysłowej.
Do tej szczególnej kategorii znaków odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21.06.2017 r. (sygn. akt II GSK 2782/15), w którym stwierdził, że „prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonywana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowania szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie.”
Komentowana sprawa dotyczyła sporu pomiędzy Parfums Christian Dior z siedzibą w Paryżu (dalej jako „Dior”) a Urzędem Patentowym RP (dalej jako „UP”). Dior złożył sprzeciw od decyzji UP o udzieleniu Interton sp. z o.o. z siedzibą w Regułach, prawa ochronnego na słowno-graficzny znak A Adoration. Warto wspomnieć, że znaki dotyczą tej samej kategorii produktów, tj. kosmetyków. Dior, jako dysponent praw ze znaków J’Adore (znak słowny zarejestrowany w trybie międzynarodowym oraz znak słowno-graficzny zarejestrowany w trybie wspólnotowym) stwierdził, że znaki A Adoration oraz J’Adore są podobne, co może wprowadzić odbiorców w błąd. W sprzeciwie zaakcentowano, że znak J’Adore ma w Polsce status znaku renomowanego w odniesieniu do wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych, między innymi z uwagi na długotrwałe używanie go w obrocie oraz wysoką pozycję na rynku. Skarżący podkreślał też, że uprawniony ze znaku A Adoration może czerpać nienależne korzyści, ponieważ jego klienci chętniej wybiorą określony produkt, ze względu na skojarzenia ze znakiem J’Adore. UP oddalił jednak sprzeciw stwierdzając, że znaki nie są do siebie podobne w stopniu rodzącym ryzyko konfuzji (czyli zastosował ocenę na podstawie podstawowych kryteriów podobieństwa z art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp). Zdaniem UP, okoliczność ta wyłączała zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp – czyniła bowiem zbędnym badanie renomy znaków przeciwstawnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej jako: „WSA”) rozpatrując skargę na decyzję UP, zwrócił uwagę, że badanie znaku renomowanego następuje w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, nie tylko identycznych lub podobnych. WSA podkreślił, że kryteria oceny podobieństwa znaku zgłoszonego do znaku renomowanego są łagodniejsze: „W odniesieniu do znaku renomowanego do stwierdzenia jego podobieństwa wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)”. WSA przekazał UP sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując, że niezbędne będzie zbadanie, czy niezależnie od art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, istnieją podstawy do unieważnienia spornego znaku z uwagi na przesłanki ochrony znaków renomowanych (art. 132 ust. 2 pkt 3).
Skarga kasacyjna złożona przez UP do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej jako: „NSA”) została oddalona jako bezpodstawna. NSA potwierdził wykładnię WSA w zakresie konieczności badania podobieństwa znaku z wcześniejszym znakiem renomowanym, a także dodał, że to, czy znak jest renomowany powinno być ustalone przez UP już na samym początku. Okoliczność ta powoduje bowiem zmianę kryteriów oceny zgłoszonego znaku – zamiast art. 132 ust. 2 pkt 2, stosować należy art. 132 ust. 2 pkt. 3, statuujący szerszą ochronę znaków renomowanych. NSA stwierdził, że UP całkowicie pominął okoliczność renomy znaku i wadliwie dokonał wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp.
Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy UP będzie obowiązany zastosować wykładnię przyjętą przez NSA. Co ciekawe, znak J’Adore był wcześniej przedmiotem porównania w podobnej sprawie w postępowaniu przez OHIM. W sprawie T-308/08 Sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Dior od decyzji OHIM stwierdzając, że znaki J’Adore i Adiorable nie są podobne[4].
Biorąc pod uwagę rozpoznawalność znaku J’Adore, w opisanej sprawie UP z pewnością powinien stwierdzić, że jest to znak renomowany, ale czy uzna, że jest on podobny do A Adoration i unieważni prawo ochronne na znak polskiego przedsiębiorcy?
[1] M. Mazurek, R. Skubisz [w:] Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego tom 14B, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, SIP Legalis.
[2] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014, LEX.
[3] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2011 r., IV CSK 393/10, SIP Legalis.
[4] Wyrok Sądu pierwszej instancji (pierwsza izba) z dnia 15 września 2009 r. ECLI:EU:T:2009:329.
