Decyzją z dnia 11.1.2019 r. Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”) unieważnił wzór wspólnotowy z uwagi na brak jego indywidualności oraz nowości.
Nasz Klient w 2015 roku zawarł umowę licencji, na podstawie której uzyskiwał prawa do korzystania z wzoru wspólnotowego w ramach wymienników ciepła, które są elementami pomp ciepła. W zamian za udzielenie licencji, Klient zobowiązał się do uiszczania wysokich, comiesięcznych opłat licencyjnych, które w istocie miały finansować prowadzone przez kooperanta dalsze prace badawczo-rozwojowe. Umowa została zawarta na 15 lat bez możliwości wypowiedzenia.
Wykorzystanie wzoru w ramach wymiennika ciepła okazało się być jednak nieefektywne. Kontrahent wspólnie z Klientem stworzyli nowe prototypy urządzeń – tym razem bez użycia elementu zgodnego z wzorem. Całe przedsięwzięcie finansował Klient, a jednym ze składników wynagrodzenia miały być ww. opłaty licencyjne.
Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych nad nowym rozwiązaniem, kooperant jednak zażądał od Klienta dalszego uiszczania opłat licencyjnych za korzystanie z wzoru, pomimo że nie był on nigdy stosowany, produkowany ani wprowadzany do obrotu zgodnie z treścią umowy licencji. Z uwagi na brak dokonania ww. płatności kooperant wszczął liczne postępowania o zapłatę.
W celu usunięcia podstawy prawnej płatności wnieśliśmy do EUIPO o unieważnienie wzorów (pięć jego odmian), wskazując że nie spełniają przesłanek ochrony. Jedynym bowiem dowiedzionym użyciem wzorów było wykorzystanie w ramach wymiennika ciepła, w którym element objęty wzorem jest całkowicie niewidoczny dla przeciętnego użytkownika. Oznacza to, że nie będzie wywoływał na jego odbiorcach potencjalnego, odmiennego wrażenia, co stanowi jedną z przesłanek ochrony wzorów wspólnotowych.
EUIPO podzieliło naszą argumentację i unieważniło wszystkie prawa z rejestracji.
Nad sprawa pracują r. pr. Aneta Pankowska i apl. adw. Aleksandra Modzelewska.
