Aleksandra Puszczalo, Autor w serwisie IP Procesowo

Goodwill do opodatkowania

21 listopada 2018

W wyroku z dnia 14.11.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że goodwill, czyli dodatnia wartość firmy, która wchodzi w skład umowy sprzedaży całości przedsiębiorstwa, jako niematerialne aktywo, powinna podlegać opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Stan faktyczny

Spółka M. Sp. z o.o. („dalej jako: „Spółka”) wystąpiła do Naczelnika Urzędu Celnego o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, naliczonej przez notariusza przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa. Spółka podnosiła, że wartość firmy (goodwill) nie stanowi przedmiotu obrotu, wobec czego nie może być objęte PCC. Wobec tego Spółka wniosła o zwrot nadpłaconego podatku. Zdaniem Spółki, został on pobrany od wartości goodwill nienależnie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako: „UPCC”).

Strona w piśmie do Naczelnika Urzędu Celnego wskazywała, że notariusz błędnie naliczył PCC od wartości firmy (goodwill) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1b UPCC, zgodnie z którym: Stawki podatku wynoszą od umowy sprzedaży: (…) innych praw majątkowych – 1%;(…)

Strona tłumaczyła, ze w przyjętej dla potrzeb transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa uwzględniono wartość, która nie stanowi rzeczy czy prawa majątkowego. Spółka argumentowała, że goodwill nie może istnieć i być przedmiotem obrotu gospodarczego w oderwaniu od przedsiębiorstwa czy też jego zorganizowanej części. W związku z tym strona wskazywała, że goodwill nie było przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstwa, co jest warunkiem koniecznym dla wywodzenia konsekwencji na gruncie UPCC.

Postępowanie przed organami podatkowymi

Naczelnik Urzędu Celnego wydał decyzję odmowną co do stwierdzenia nadpłaty przez Spółkę podatku, wskazując, że podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 UPCC). Ponadto organ podkreślił, że „dodatnia wartość firmy (goodwill) występuje wówczas gdy nabywca przedsiębiorstwa jest skłonny zapłacić za nie więcej niż wartość rynkowa składników majątkowych wchodzących w jego skład. Ze specyfiki goodwill wynika, że na podstawie umowy sprzedaży staje się on wymierną wartością. (…) Jest więc prawem akcesoryjnym, które nabiera szczególnego znaczenia w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa”. Organ podkreślił, że ujawniona w umowie sprzedaży wartość firmy (goodwill) jest prawem o charakterze majątkowym, które zostaje przeniesione na Spółkę wraz z przedsiębiorstwem. W związku z tym – jako prawo majątkowe – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie ma podstaw do zwrotu tej części podatku, pobranej przez notariusza.

Jak wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego, podstawę do opodatkowania goodwill stanowi art. 6 ust. 1 pkt. 1 UPCC. Zgodnie z jego dyspozycją: Podstawę opodatkowania stanowi: (…) przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego Spółka wniosła odwołanie. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, podtrzymując argumentację przedstawioną przez organ niższej instancji. Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że to określiły w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa cenę za goodwill. Strony wskazały w niej ponadto, że jest ona równa wartości rynkowej i wynika z raportu wyceny przedsiębiorstwa sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę. Zatem argumenty Spółki o tym, że wartość goodwill powstaje z momentem nabycia przedsiębiorstwa są chybione. W związku z tym notariusz – jako płatnik – prawidłowo obliczył podatek od wartości firmy jako od prawa majątkowego.

Postępowanie sądowoadministracyjne

Sprawa na skutek skargi Spółki trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację organom podatkowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (dalej jako: „WSA”) w wyroku z dnia 07.07.2016 r. (sygn. III SA/Po 352/16) wskazał, że choć w UPCC nie ma legalnej definicji pojęcia prawa majątkowego, to orzecznictwo sądów administracyjnych opowiedziało się już kilkukrotnie za przyjęciem goodwill do tej kategorii praw[1]. Podkreślono, że ze specyfiki wartości firmy (goodwill) wynika, iż na podstawie umowy sprzedaży staje się ona wymierną wartością. WSA, opierając się na ukształtowanej już linii orzeczniczej, stwierdził, że o zaliczeniu danego prawa do praw majątkowych w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) UPCC decydują dwie przesłanki: po pierwsze – czy dane prawo może być przedmiotem obrotu, a zatem czy jest zbywalne, po drugie zaś – czy posiada ono dającą się określić wartość majątkową”[2].

W związku z powyższym WSA uznał, że skoro strony uwzględniły w umowie sprzedaży przedsiębiorstwa również jego goodwill oraz ustaliły wartość tego prawa (uwzględniając je w cenie sprzedaży), to goodwill – jako prawo majątkowe – podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej jako: „NSA”) oddalił skargę kasacyjną Spółki. NSA potwierdził, że goodwill jest prawem majątkowym o charakterze akcesoryjnym. Goodwill ma więc wpływ na wartość sprzedawanego przedsiębiorstwa i stanowi część potencjału zarobkowego firmy. Dlatego też renoma przedsiębiorstwa stanowi wartość majątkową, podlegającą opodatkowaniu na gruncie UPCC.

Komentarz autora

Należy zgodzić się z zaprezentowanym stanowiskiem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Wartość firmy (goodwill) jest – jako prawo majątkowe – składnikiem przedsiębiorstwa, a korzystanie z tego prawa posiada czynnik ekonomiczny. Dlatego też wartość firmy – jako składnik przedsiębiorstwa uwzględniany w bilansach i sprawozdaniach finansowych – powinien być uwzględniany przy określaniu wartości rzeczy i praw majątkowych stanowiących składniki przedsiębiorstwa. Tym samym przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa, goodwill powinien podlegać opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych.

Przypisy:

[1] M.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 października 2004 r. (sygn. akt III SA/Wa 2251/03) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 września 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 1192/15

[2] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. akt II FSK 839/05.

1 Komentarz

nieuczciwa konkurencja

Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

6 września 2018

We wtorek, tj. 04.09.2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „UZNK”). Zmiany dotyczą głównie kwestii definicyjnych, związanych z rozumieniem czym jest „tajemnica przedsiębiorstwa” i wynikają z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know – how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (dalej jako: „Dyrektywa o poufności”, jej główne założenia przedstawialiśmy tutaj). W jaki sposób polski ustawodawca inkorporował Dyrektywę o poufności do polskiego porządku prawnego i jakie nastąpiły zmiany? Jakie mają one znaczenie dla praktyki? O tym pokrótce poniżej.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Do tej pory tajemnica przedsiębiorstwa definiowana była w art. 11 ust. 4 UZNK przez pryzmat 3 przesłanek, jako informacja:

nieujawniona do wiadomości publicznej,
o charakterze technologicznym, technicznym, organizacyjnym przedsiębiorstwa lub inna posiadająca wartość gospodarczą, co do której
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.

Obecna definicja tajemnicy przedsiębiorstwa jest bardziej rozbudowana i została zamieszczona w ust. 3 art. 11 UZNK, który stanowi, że: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Wprowadzone zmiany mają ogromne znaczenie dla praktyki. Nowa definicja w większej mierze chroni bowiem te osoby, które na co dzień mają do czynienia z informacjami potencjalnie mogącymi stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa (np. sposób wytwarzania jakiegoś produktu), jednak wiedza ta może być przez nich z łatwością „odkodowana” na podstawie ogólnodostępnych danych, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia. Zawężenie zatem przez ustawodawcę zakresu informacji z „nieujawnionej do wiadomości publicznej” do informacji „nieznanej powszechnie osobie trudniącej się daną dziedziną nauki”, należy uznać za rozwiązanie korzystne i pożądane.

Zmiany dotyczą również zakresu obowiązku zabezpieczenia danej informacji w poufności. Zarówno wcześniejsza definicja („niezbędne działania”) jak i obecna (odwołująca się do działania z „należytą starannością”), nie wskazują przykładowego katalogu czynności, jakie powinien podjąć przedsiębiorca w celu zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Wydaje się, że w tej kwestii aktualne pozostanie dotychczasowe orzecznictwo i praktyka. Nadal szczególnie istotny będzie spoczywający na przedsiębiorcy obowiązek ustalenia konkretnego katalogu informacji, które mają być chronione oraz zaznajomienia współpracowników z tym katalogiem (co oznacza, że współpracownik nie może decydować sam co jest tajemnicą przedsiębiorstwa, a co nie). Choć Dyrektywa o poufności stanowiła o „rozsądnych działaniach w danych okolicznościach”, to podejście polskiego ustawodawcy wprowadzającego „należytą staranność” wydaje się być bardziej restrykcyjne.

Ważna zmiana dotyczy podmiotu, który powinien kierować się należytą starannością w celu zachowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w poufności. Nie jest to już tylko szeroko rozumiany „przedsiębiorca” (przede wszystkim właściciel informacji). Są to także osoby, które informacjami rozporządzają i z nich korzystają. Dookreślenie katalogu pozwoli szerzej chronić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa także przez osoby, które w trakcie świadczonych usług posługują się nimi.

Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – nowa czynność sprawcza

Z definicji czynu nieuczciwej konkurencji zawartego w art. 11 ust. 1 UZNK usunięto czynność „przekazania” informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, sankcjonując natomiast ich „pozyskanie”. W ten sposób rozszerzono odpowiedzialność również na te podmioty, które w sposób bezprawny stały się posiadaczami tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 11 ust. 3 UZNK wskazał, że nieuprawnione pozyskanie ma miejsce w szczególności, gdy „następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści”.

Przeciwdziałanie bezprawnemu pozyskaniu informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jest w pełni uzasadnione. Samo już pozostawanie chronionych plików/dokumentów poza domeną przedsiębiorcy, uniemożliwia ich należytą ochronę i stwarza realne ryzyko ich nieuprawnionego wykorzystania. Rozwiązanie to należy uznać za zasadne, zgodnie z zasadą „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z zakresu bezprawnego pojęcia „pozyskania informacji” wyłączono takie ich uzyskanie, które nastąpiło w wyniku niezależnego odkrycia lub wytworzenia albo obserwacji, badania, rozłożenia na części, testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub posiadanego zgodnie z prawem przez osobę, która pozyskała informację i której uprawnienie do pozyskania informacji, nie było ograniczone w chwili ich pozyskania. Postanowienie to jest wynikiem utrwalonej linii orzeczniczej, zgodnie z którą naruszeniem tajemnicy nie jest tzw. „reverse engineering” rozumiany jako proces badania produktu w celu ustalenia, jak on dokładnie działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został wykonany.

Ujawnianie i wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji

W art. 11 ust. 4 UZNK ustawodawca dookreślił, że do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, dochodzi w szczególności gdy wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa następuje bez zgody uprawnionego, co (jednocześnie) narusza obowiązek ograniczenia wykorzystywania lub ujawniania tego rodzaju informacji poufnych wynikający z ustawy, czynności prawnej lub innego aktu albo gdy zostaje to dokonane przez osobę, która pozyskała te informację w sposób bezprawny (obecnie „pozyskanie” usankcjonowano na gruncie UZNK, o czym powyżej). W ten sposób w nowej UZNK szczególny nacisk położono na obowiązek uzyskania przez korzystającego z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgody na jakiekolwiek ich ujawnienie/wykorzystanie.

W znowelizowanej UZNK podkreślono, że czyn nieuczciwej konkurencji polegający na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu informacji zostanie popełniony także wtedy, kiedy w chwili ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy osoba wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach omówionych powyżej (tak: art. 11 ust. 5 UZNK). Przepis ten nakłada obowiązek zachowania większego rozsądku w przypadku zapoznania się z informacjami, które mogły być poddane szczególnej ochronie. Pozwoli to na pełniejszą ochronę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ochrona tzw. „sygnalistów” (ang. Whistleblowers)

W art. 11 ust. 8 UZNK wyłączono odpowiedzialność za ujawnienie, wykorzystanie, pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwo, jeżeli miało to miejsce w celu ochrony interesu chronionego prawem, swobody wypowiedzi, ujawnienia nieprawidłowości lub uchybień, itp., i zostało podjęte w celu ochrony interesu publicznego lub w związku z pełnieniem funkcji przedstawiciela pracowników. Wprowadzona instytucja obejmuje zatem ochroną sygnalistów, czyli osoby, które zgłaszają nadużycia w firmie. Asekuracja takich osób, zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i unijnego jest coraz częściej spotykana w praktyce.

Rozszerzenie katalogu sankcji za czyn nieuczciwej konkurencji

Na skutek dokonanych zmian, rozszerzeniu uległ także katalog sankcji przysługujących uprawnionemu za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (vide: art. 18 UZNK). Wprowadzono możliwość zobowiązania pozwanego – na wniosek powoda – do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku lub jego treści (o ile nie doprowadzi to ponownie do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa). Zamiast roszczeń o nakazanie zaniechania niedozwolonych działań i usunięcia ich skutków (przewidzianych w art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 2 UZNK) sąd będzie mógł na wniosek pozwanego zobowiązać go do zapłaty na rzecz powoda wynagrodzenia (w przyp. spełnienia warunków określonych w art. 18 ust. 4 pkt 1)-3) UZNK). Natomiast uprawniony zamiast odszkodowania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4 UZNK ma prawo żądać naprawienia szkody poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej odpowiadającej wysokości wynagrodzenia, jakie byłoby mu należne za udzielenie zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zmiana terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z czynu nieuczciwej konkurencji

Ustawodawca zmodyfikował termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej wskutek czynu nieuczciwej konkurencji stanowiącego jednocześnie zbrodnię lub występek, wskazując że termin ten nie może skończyć się później niż z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa (tak: art. 20 ust 4 UZNK). Przy czym ogólny 3-letni termin przedawnienia roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji (liczony odrębnie dla każdego czynu) pozostał bez zmian.

Nowy czyn przestępczy

W art. 23 ust. 1 UZNK przewidziano odpowiedzialność karną osób, które wykorzystają lub ujawnią informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznały się: (i) biorąc udział w postępowaniu sądowym, dotyczącym naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa albo (ii) mając dostęp do akt takiego postępowania. Warunkiem poniesienia odpowiedzialności jest wyłączenie przez Sąd jawności rozprawy.

Wyłączenie okresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wobec pracowników

Ustawodawca zrezygnował z regulacji zawartej do tej pory w art. 11 ust. 2 UZNK, która nakładała wobec pracowników obowiązek zachowania ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na okres 3 lat od ustania stosunku pracy. Założeniem dokonanej zmiany było to, że Dyrektywa o poufności nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w odniesieniu do jakiejkolwiek kategorii podmiotowej. Brak unormowania w UZNK kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wobec pracowników sprawia, że konieczne lub co najmniej uzasadnione, powinno być uregulowanie tej materii bezpośrednio w umowie o pracę lub innej odrębnej umowie zawartej przez strony.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wcześniejsze, dość lakoniczne przepisy UZNK odnoszące się do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i roszczeń jakie przysługują za ich naruszenie, można odnieść wrażenie, że implementacja Dyrektywy mocno skomplikowała tę kwestię. Wydaje się , że szersze regulacje pozwalają na uszczegółowienie zakresu odpowiedzialności oraz penalizację tylko tych zachowań, które rzeczywiście mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie konkurencji na rynku. Czas pokaże jak nowe przepisy będą stosowane w praktyce.

0 Komentarzy

nieuczciwa konkurencja

Bezprawne używanie nazwy firmy w tagach i metatagach stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

21 maja 2018

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 03.02.2017 r. (sygn. I ACa 740/16) stwierdził, że istnienie stosunku konkurencji pomiędzy stronami nie warunkuje możliwości popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Natomiast zachowanie pozwanego polegające na bezprawnym, tj. bez zgody powoda, używaniu jego firmy w kodzie źródłowym strony internetowej – w tagach i metatagach wspomagających reklamę działalności pozwanego – wypełnia znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, określonych tak w przepisie o charakterze ogólnym art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „UZNK”) oraz 16 ust. 1 UNZK, jak i naruszało prawo do firmy (art. 43¹⁰ Kodeksy Cywilnego).

Orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym

Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług windykacji należności oraz ich monitorowania dla klientów zewnętrznych. Powód kupuje również na swój rachunek i na swoją rzecz wierzytelności, realizując je następnie na drodze prawnej poprzez wytaczanie powództw o zapłatę. Natomiast Pozwany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela porad prawnych na witrynach internetowych.

Powód dostrzegając, że ściągalność egzekwowanych przez niego długów uległa zmniejszeniu, ustalił, że Pozwany – poprzez swoje witryny internetowe – ujawniał do wiadomości publicznej informacje o powiązaniach gospodarczych pomiędzy powodem a obsługiwanymi przez niego klientami. Pozwany wskazywał także czy w konkretnym przypadku doszło do cesji wierzytelności, czy też powód prowadzi czynności windykacyjne na zlecenie konkretnych klientów. Ponadto pozwany w celu łatwiejszego dostępu do klientów powoda, stosował nieuczciwe techniki pozycjonowania swoich witryn internetowych poprzez użycie słowa kluczowego w postaci firmy powoda lub jej akronimu, co wspomagało reklamę jego działalności (tagging oraz metatagging).

W związku z powyższym powód wezwał dobrowolnie pozwanego do zaniechania dokonywanych ww. naruszeń poprzez nieujawnianie listy jego klientów i kontrahentów na witrynach internetowych oraz zaniechania stosowania nieuczciwej reklamy. Pozwany zareagował na to wezwanie i usunął część informacji odnoszących się do powoda i jego klientów, nie rezygnując z wykorzystywania firmy powoda w tagach i metatagach swojej strony internetowej. W związku z tym powód wystąpił z roszczeniem o złożenie przez Pozwanego oświadczenia o określonej treści i formie oraz o zapłatę 20.000,00 zł na wskazany przez niego cel. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Orzeczenie Sądu I Instancji

Sąd I Instancji stwierdził w pierwszej kolejności, że „pomimo braku istnienia pomiędzy stronami stosunku konkurencji, gdyż obie strony procesu zasadniczo różnią się w zakresie przedmiotu działalności swoich przedsiębiorstw, możliwe było popełnienie przez pozwanego czynu nieuczciwej konkurencji na szkodę powoda”. Jak wskazał Sąd Okręgowy, dobrem prawnie chronionym na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest nie tyle sama konkurencja, ale prawo przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach swobodnej i uczciwej rywalizacji rynkowej. Tym samym w rozumieniu ustawy konkurentami są także – jak w niniejszej sprawie – przedsiębiorcy oferujący klienteli bardzo różne produkty i usługi.

Dokonując powyższego ustalenia, Sąd Okręgowy uznał za zasadne roszczenia powoda. Sąd I Instancji stwierdził, że stosowana przez pozwanego forma reklamy, polegająca na posługiwaniu się bez zgody powoda w kampanii reklamowej charakteryzującym go oznaczeniem naruszała tak art. 16 ust. 1 pkt. 1 UZNK jak i art. 43¹⁰ KC, który gwarantuje ochronę prawa do firmy przedsiębiorcy. Sąd Okręgowy uznał, ze działania pozwanego były sprzeczne z dobrymi obyczajami. Pozwany posługiwał się bowiem firmą powoda po to, aby ustalić zakres osób, przeciwko którym powód prowadził postępowania sądowe i zaoferować im doradztwo prawne w tych sporach.

Choć sam fakt poszukiwania klientów nie jest naganny, to posługiwanie się w tym celu firmą Powoda (w ramach stosowanie reklamy kontekstowej i technik pozycjonowania) jest sprzeczne z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego. Ponadto Sąd Okręgowy uznał, że pozwany, udzielając niezwłocznie pomocy prawnej dłużnikom powoda, zwiększał ilość potencjalnych dłużników skłonnych do wchodzenia w spór z powodem, czym niewątpliwie działał na jego szkodę.

Apelację od tego wyroku złożył pozwany, zaskarżając wyrok w całości

Sąd Apelacyjny oddalając apelację pozwanego wskazał, że Sąd I Instancji prawidłowo uznał, że istnienie stosunku konkurencji nie stanowi warunku sine qua non do możliwości popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji. Tym samym Sąd Okręgowy właściwie ocenił, że zachowanie pozwanego polegające na bezprawnym, bez zgody powoda, używaniu jego firmy w tagach, metatagach wspomagających reklamę jego działalności gospodarczej wypełniało znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku wyjaśnił zasady działania meta-taggingu oraz reklamy z wykorzystaniem słów kluczowych, wskazując, że zarówno w polskim, jak i europejskim orzecznictwie tego rodzaju przypadki nieuczciwej konkurencji była już przedmiotem wypowiedzi. Choć powołane przez Sąd Apelacyjny wyroki odnosiły się do bezprawnego używania znaków towarowych w Internecie, to Sąd uznał, że można odnieść je odpowiednio do bezprawnego użycia firmy, w szczególności w kontekście niniejszej sprawy. Pozwany bowiem poprzez użycie firmy powoda nie korzystał z jego renomy czy bazy klientów, ale ułatwiał sobie dotarcie do przeciwników procesowych powodowej firmy, udzielając im następnie odpłatnej pomocy prawnej w procesach wytoczonych przez powoda.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że tego typu działania wyczerpują definicję reklamy jako wypowiedzi odnoszącej się do towarów lub usług, której celem jest nakłonienie (zachęcenie) potencjalnych odbiorców do nabywania towarów i usług lub innego z nich korzystania. Tym samym uznanie, że doszło do naruszenia art. 16 ust. 1 pkt. 1 UZNK jak i art. 43¹⁰ KC było właściwe.

Sąd Apelacyjny dodał również, że działanie pozwanego, którego celem było wyszukiwanie przeciwników procesowych powodowej firmy w celu udzielenia im następnie odpłatnej pomocy prawnej w procesach wytoczonych przez powoda, za pomocą reklamy kontekstowej – użycia słów kluczowych stanowiących nazwę firmy powoda bądź jej akronim – jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz godzi w zasady uczciwości obrotu gospodarczego. Ponadto z uwagi na to, że wskutek działania Pozwanego dłużnicy powoda podejmowali skuteczne względem niego czynności procesowe, jego zachowanie należy uznać za naruszające też interes powoda.

Komentarz

Sąd Apelacyjny wydał rozsądny wyrok, prawidłowo oceniając bezprawne działanie pozwanego, odnoszące się do coraz częściej stosowanej reklamy pozycjonującej, opartej o tzw. metatagging. Orzeczenie to – w kontekście prężnie rozwijającej się przestrzeni internetowej – należy uznać za słuszne i przydatne w obrocie gospodarczym, w którym walka o klienta przenosi się z „klasycznego” rynku na rynek usług elektronicznych.

0 Komentarzy

własność przemysłowa znaki towarowe

Sąd UE stwierdza nieważność decyzji EUIPO o odmowie polskiej spółce Cinkciarz.pl zarejestrowania unijnego znaku towarowego

15 marca 2018

Sąd Unii Europejskiej (dalej i uprzednio jako: „Sąd UE”) w dniu 08.03.2018 r. wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność decyzji EUIPO o odmowie zarejestrowania graficznego znaku towarowego, na który składają się symbole walut „€” i „$”, jako unijnego znaku towarowego, wskazując, że EUIPO nie uzasadniło w sposób wystarczający decyzji odmownej (sygn. sprawy: T-665/16).

Stan faktyczny

W 2015 r. polska spółka Cinkciarz.pl sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej i uprzednio jako: „EUIPO”) o rejestrację unijnego znaku towarowego dla ok. 80 towarów i usług, należących do 3 klas (tj. 9,36,41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego[1]), w tym m.in. dla oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, nośników danych, usług finansowych, wymiany walut, emisji kart debetowych, oraz publikacji tekstów innych niż teksty reklamowe. Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:

Decyzja EUIPO

EUIPO już w miesiąc po złożeniu wniosku o rejestrację poinformowała polską spółkę o tym, że istnieją bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001)[2]. Pomimo przedstawionego przez Cinkciarz.pl stanowiska, ostatecznie odmówiono rejestracji znaku towarowego. Decyzja odmowna EUIPO opierała się na tym, że powyższe oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy, ponieważ ma charakter opisowy, a jego elementy graficzne w postaci kształtu kół z zamieszczonymi wewnątrz symbolami walut euro i dolara nie posiadają zdolności odróżniającej. Zdaniem EUIPO „elementy graficzne w postaci kształtu kół nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole „€” oraz „$” w odniesienie do odnośnych towarów i usług”. Decyzja ta została zaskarżona przez polską spółkę.

Wyrok Sądu UE

Sąd UE w wydanym w dniu 08.03.2018 r. wyroku, rozpatrując skargę wniesioną przez Cinkciarz.pl, wskazał wpierw, że bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku jest brak charakteru odróżniającego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie ma możliwości zarejestrowania znaku opisowego (ogólnoinformacyjnego) tj. , którego elementy mogą służyć do oznaczania jakości, rodzaju, ilości, wartości, przeznaczenia, pochodzenia graficznego lub czasu produkcji towaru, świadczenia usług lub innych właściwości towarów bądź usług[3].

Jednak w każdym przypadku zaistnienia bezwzględnej przeszkody rejestracji obowiązkiem EUIPO jest uzasadnienie decyzji odmownej dotyczącej rejestracji znaku w odniesieniu do każdego z towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację. W przypadku natomiast, gdy podstawa odmowy rejestracji odnosi się do jednolitej grupy lub kategorii towarów i usług, pozostających w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku, ogólne uzasadnienie można zostać ograniczone do danego zbioru[4].

EUIPO ma obowiązek wyczerpującego uzasadniania swoich decyzji

Celem obowiązku uzasadniania decyzji – jak wskazał Sąd UE – jest, po pierwsze, umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydanego orzeczenia, tak aby mieli oni możliwość obrony swoich praw, a po drugie, umożliwienie Sądowi UE przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem danej decyzji[5].

W przypadku rozpatrywanej sprawy Sąd UE uznał, że ww. obowiązek nie został osiągnięty. EUIPO przeprowadziło analizę charakteru rozpatrywanego oznaczenia bez odwoływania się do każdego z sygnowanych nim towarów i usług zgłoszonych do rejestracji z osobna i przedstawiło w ich odniesieniu zbyt ogólne uzasadnienie[6]. Wymaga przy tym podkreślenia, że zgłoszony znak towarowy odnosił się do ponad 80 towarów i usług należących do odrębnych klas, wykazujących istotne różnice. EUIPO natomiast ograniczyło się do błędnego – zdaniem Sądu UE – uznania, że wszystkie towary i usługi oznaczane zgłoszonym znakiem należą do jednolitej grupy lub kategorii związanej z wymianą walut (choć dotyczyły m.in. także agencji nieruchomości, zarządzania mieniem, itp.).

W ocenie Sądu UE przedstawione przez EUIPO ogólne uzasadnienie nie było więc właściwe dla ogółu rozpatrywanych towarów i usług[7]. Co ciekawe, Sąd UE podkreślił również, że nawet w odniesieniu do usług, które są związane z wymianą walut, EUIPO nie wskazał wyraźnych podstaw, dla których potraktował znak towarowy objęty wnioskiem o rejestrację jako opisowy, kwestionując jego zdolność odróżniającą.

Sąd UE prawidłowo uznał więc, że decyzja o odmowie rejestracji znaku, oparta na ogólnych przesłankach, jak przedstawione w stosunku Cinkciarz.pl, nie może być uznana za prawidłowo uzasadnioną, a zatem należało stwierdzić jej nieważność.

Z uzasadnieniem wyroku Sądu UE można zapoznać się tutaj.

Przypisy:

[1] Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zm.

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2099 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

[3] Podobnie stanowi art. 129¹ ust. 1 pkt 3 PWP „Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które (…) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju, towary, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji, przydatności”.

[4] Co do przesłanek pozwalających na ustalenie, czy towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji unijnego znaku towarowego pozostają w wystarczająco bezpośrednim i konkretnym związku oraz czy mogą zostać przypisane do dostatecznie jednolitych grup lub kategorii vide: wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 32.

[5] Sąd UE powołał się w tym przypadku na wyrok z dnia 19 maja 2010 r., Zeta Europe/OHIM (Superleggera), T‑464/08, niepublikowany, EU:T:2010:212, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo.

[6] Już we wcześniejszych wyrokach Sąd UE wskazywał, że: badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wystąpiono o rejestrację znaku, a decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów lub każdej z usług (zob. wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 28, 29 i przytoczone tam orzecznictwo

[7] W tym przypadku Trybunał wyjaśnił już, że: jeśli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec kategorii lub grupy towarów lub usług, właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia obejmującego wszystkie rozpatrywane towary lub usługi (wyrok z dnia 17 maja 2017 r., EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

0 Komentarzy

nieuczciwa konkurencja

Kiedy dochodzi do bezprawnego czerpania korzyści z chronionej nazwy pochodzenia?

26 stycznia 2018

Stan faktyczny

Stowarzyszenie producentów szampana z Szampanii – Comite interprofessionnel du Vin de Champagne – wystąpiło do sądu w Niemczech z pozwem przeciwko niemieckiemu dyskontowi Aldi Sud, wnosząc o nakazanie pozwanemu zaprzestania sprzedaży sorbetów wprowadzanych do obrotu pod nazwą „Champagner Sorbet”. Produkt ten, będący w ofercie dyskontu od końca 2012 r., posiada w swoim składzie 12 % szampana. Zdaniem Stowarzyszenia sprzedaż sorbetu pod ww. nazwą stanowi naruszenie chronionej nazwy pochodzenia, tj. „Szampania”. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech, rozpatrujący spór w ostatniej instancji, wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby ten dokonał wykładni przepisów unijnych dotyczących ochrony chronionej nazwy pochodzenia[1].

Wyrok TSUE

W ogłoszonym w dniu 20.12.2017 r. wyroku wydanym w sprawie o sygn. C-393/16, TSUE uznał, że „bezprawne wykorzystanie reputacji chronionej nazwy pochodzenia zakłada wykorzystanie tej nazwy w celu uzyskania niesłusznie korzyści z jej reputacji”. Zdaniem TSUE oznaczenie sorbetu poprzez użycie nazwy „Champagner Sorbet” wiąże się z czerpaniem korzyści z reputacji chronionej nazwy „Champagne”, która odbiorcom może kojarzyć się z jakością i prestiżem.

TSUE wskazał, że używanie nazwy „Chamagner Sorbet” nie czerpałoby korzyści niesłusznie, (a zatem nie wykorzystywało reputacji chronionej nazwy produktu Champagne w sposób bezprawny) wtedy, kiedy dany produkt miałby – jako podstawową cechę charakterystyczną – dominujący smak szampana. TSUE dodał przy tym, że ilość szampana w składzie produktu jest ważnym, lecz nie wystarczającym kryterium oceny.

W niniejszej sprawie TSUE uznał, że sorbet sprzedawany przez Aldi Sud nie posiada jako podstawowej cechy smaku charakterystycznego dla szampana, a zatem można stwierdzić, że nazwa „Champagner Sorbet”, która znajduje się na opakowaniu produktów, stanowi nieprawdziwe i wprowadzające w błąd oznaczenie, a zatem jej używanie jest bezprawne. Jednak do sądu krajowego należy ostateczna ocena, czy sytuacja ta ma miejsce na gruncie rozpatrywanej sprawy, uwzględniając zgromadzone dowody.

Chroniona nazwa pochodzenia i zakres jej ochrony

TSUE podkreślił również, że chroniona nazwa produktu podlega ochronie nie tylko wtedy, kiedy odnosi się do nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oznaczeń, które mogą wywołać błędne skojarzenie co do pochodzenia danego produktu, lecz także względem nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd oznaczeń co do charakteru lub podstawowych cech charakterystycznych produktu. Jednak bezpośrednie wykorzystanie w nazwie danego produktu chronionej nazwy „Champagner” w celu sugerowania wprost związanej z nim jakości smakowej, nie jest sprzecznym z prawem przewłaszczeniem, naśladowaniem lub przywołaniem w rozumieniu przepisów prawa Unii odnośnie do ochrony chronionej nazwy produktu[2].

Obecnie wielu producentów stara się zachęcić konsumenta do zakupu swojego produktu poprzez odniesienie się do renomy chronionej nazwy produktu. Wyrok TSUE, który jest wiążący dla wszystkich sądów krajowych, rozstrzygających spory w podobnych sprawach, pomoże w ustaleniu, kiedy dochodzi do bezprawnego czerpania korzyści z reputacji chronionej nazwy produktu.

[1] Kwestia ta została uregulowana w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. 2007, L 299, s. 1) w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. (Dz.U. 2009, L 154, s. 1) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U 2013, L 347, s. 671.

[2] Ibidem.

0 Komentarzy

Starsze wpisy