W 2010 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM) zarejestrowano unijny znak towarowy „MACCOFFEE”, zgłoszony przez singapurską spółkę Future Enterprises. McDonald’s zażądał unieważnienia znaku towarowego „MACCOFFEE”, powołując się na swój wcześniejszy unijny znak towarowy „McDONALD’s” oraz na 12 innych unijnych znaków towarowych które posiada w odniesieniu do swoich usług, a które składają się z przedrostka „Mc” (np. „McFISH”, „McTOAST”, „McMUFFIN”). EUIPO uwzględnił wniosek McDonald’s i unieważnił znak „MACCOFFEE”. Zwracając uwagę na reputację znaku towarowego McDonald’s EUIPO stwierdził, że odbiorcy mogliby powiązać ze sobą sporne znaki, w związku z czym spółka Future Enterprises mogłaby czerpać nienależną korzyść z renomy znaku towarowego McDonald’s. Future Enterprises nie zgodziła się z tą decyzją oraz wniosła od niej odwołanie.
Sąd Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 5 lipca 2016 r. (sygn. T-518/13) oddalił skargę Future Enterprises, utrzymując w mocy decyzję EUIPO o unieważnieniu unijnego znaku towarowego „MACCOFFEE”.
Sąd wskazał, że unijne znaki towarowe zarejestrowane przez McDonald’s oraz znak towarowy „MACCOFFEE”, ze względu na charakterystyczny przedrostek, wykazują duży stopień fonetycznego i konceptualnego podobieństwa. Sąd, podobnie jak EUIPO, ocenił, że z uwagi na połączenie przedrostka „MAC” z nazwą napoju, które wpływa na specyficzną strukturę oznaczenia, znak „MACCOFFEE” może być przez właściwy krąg odbiorców kojarzony z ze znakami towarowymi McDonald’s, a w konsekwencji odbiorcy mogą dostrzegać pomiędzy kolidującymi znakami towarowymi związek.
Wprawdzie towary i usługi objęte spornymi znakami towarowymi nie są tożsame (McDonald’s – usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, „MACCOFFEE” – produkty żywnościowe i napoje), to istnieje podobieństwo między nimi – produkty oznaczone „MACCOFFEE”, takie jak lody, kanapki czy muffiny, mogą być oferowane w barach szybkiej obsługi. Co więcej, takie usługi gastronomiczne i produkty żywnościowe dotyczą tych samych konsumentów. Co za tym idzie, odbiorcy mogą dostrzec związek pomiędzy wyżej omawianymi znakami towarowymi i skojarzyć wizerunek znaków towarowych McDonald’s z produktami oznaczonymi znakiem „MACCOFFEE”.
Sąd potwierdził stanowisko EUIPO, zgodnie z którym używanie znaku towarowego „MACCOFFEE” stanowi czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaków towarowych zarejestrowanych przez McDonald’s. Istnieje bowiem wysokie prawdopodobieństwo, że używanie znaku „MACCOFFEE” ma na celu korzystanie z prestiżu i atrakcyjności tych znaków, przy czym wysiłek włożony przez McDonald’s w tworzenie swojego wizerunku nie został w żaden sposób wynagrodzony finansowo.
Wyrokiem potwierdzono silną ochronę renomowanych znaków towarowych, w których tworzenie włożono wiele wysiłku i nakładów finansowych.
